Gebruik merk voor schaalmodellen is geen merkgebruik. Wanneer een merk zowel voor auto’s — waarvoor het bekend is — als voor speelgoed is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen: (i) een gebruik dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk (art. 2.20 lid 1 sub a BVIE); (ii) een gebruik dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto’s ingeschreven merk (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE). Wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, vormen deze handelingen van de vermeend inbreukmaker geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk als bedoeld in art. 2.23 lid 1 sub b BVIE. Het aanbrengen van – bijvoorbeeld – een Opel-teken op speelgoedauto’s strekt immers niet tot aanduiding van een kenmerk van het schaalmodel, maar tot getrouwe nabootsing van originele voertuigen.
KB 342/344
Zie Celine, Arsenal/Reed