VVMM BV is een kledingfabrikant en houder van het geldige en normaal gebruikte Benelux woordmerk ‘Paprika’ voor dameskleding, welk woordmerk op 28 april 2014 door het BOIP is ingeschreven. Sinds vorige week biedt kledingfabrikant LOLLOO BV dameskleding aan onder het merk ‘Lakrika’. Voor dit merk heeft LOLLOO BV een Benelux merkinschrijving aangevraagd, welke aanvraag op 21 december 2020 door het BOIP is gepubliceerd. VVMM BV wil zich tegen de handelwijze van LOLLOO BV verzetten. Zij komt bij u langs voor advies.
Vraag: Wat zou u haar adviseren?
Gebruik van het merk Lakrika: dit lijkt een vrij eenvoudig art. 2.20 lid 1 sub b BVIE-geval te zijn (verwarringsgevaar), ware het niet dat het HvJ in Picasso/Picaro gekomen is met de zgn. neutralisatieleer: auditieve en visuele overeenstemming kan geneutraliseerd worden door een teken dat voor het publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Indien het relevante publiek wordt geconfronteerd met het woordteken Paprika zal het daarin onvermijdelijk een verwijzing naar de groente paprika zien waardoor deze bijzonder nadrukkelijke begripsmatige verwijzing de pregnantie van dit teken als merk voor dameskleding grotendeels temperen. Aanvraag van het merk: dit lijkt een vrij eenvoudig oppositie geval te zijn (art. 2.2ter lid 1 sub b BVIE / art. 2.14 BVIE / binnen twee maanden), maar … (zie hierboven).
GV: Op grond van art 2.20 lid 1 sub b BVIE is er sprake van verwarringsgevaar voor overeenstemmende waren (kleding), er is immers sprake van auditieve overeenstemming (Lloyd/Loints).Echter in Picaro/Picasso is bepaald dat de auditieve overeenstemming geneutraliseeerd kan worden door een teken dat voor het publiek een duidelijk en vaste betekenis heeft die het publiek direct kan begrijpen. Het woord ‘Paprika’ voldoet hieraan . VVMM BV kan dus niet optreden wegens verwarringsgevaar ogv art 2.20 lid 1 sub b BVIE.
Omdat het een ouder woordmerk heeft kan VVMM BV wel oppositie voeren tegen de inschrijving ogv 2.14 jo 2.2ter lid 1 sub a BVIE om te voorkomen dat het woordmerk van LOLLOO BV wordt ingeschreven, mits de termijn van 2 maanden nog niet is verstreken.
Er zijn twee mogelijkheden: optreden tegen het gebruik van het teken en optreden tegen de aanvraag van het teken / elk goed antwoord levert maximaal 8 punten op / de resterende 2 punten kunnen worden behaald door enkel te wijzen op het feit dat er ook een tweede mogelijkheid is
Het volgende mist (elk gemist onderdeel kost 1 pnt, tenzij anders aangegeven)
– zodat er geen sprake is van overeenstemmende tekens
– niet optreden / weinig kans van slagen
Punten 8/10