Red Bull produceert en verhandelt onder het wereldwijd bekende merk RED BULL een energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull internationale merkregistraties verricht, met gelding voor onder meer de Benelux-landen. Winters is een Nederlandse onderneming waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het afvullen van blikjes met door haar of door derden geproduceerde dranken. Smart Drinks is een in Nederland gevestigde concurrent van Red Bull. Winters heeft in opdracht van Smart Drinks blikjes afgevuld met frisdrank. Daartoe heeft Smart Drinks aan Winters lege blikjes aangeleverd met de daarbij behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van verschillende tekens, versieringen en teksten. Die blikjes waren voorzien van het teken RODE STIER. Ook heeft Smart Drinks het extract van de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters heeft de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen en recepten van Smart Drinks gevuld met een bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met water en zo nodig koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft Winters de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze bij Winters heeft opgehaald en vervolgens heeft geëxporteerd naar landen buiten de Benelux. Winters heeft louter dergelijke afvuldiensten voor Smart Drinks verricht, zonder de afgevulde blikjes naar Smart Drinks te vervoeren. Voorts was levering en/of verkoop van die blikjes door Winters aan derden niet aan de orde.

(10) Vraag 1: Red Bull komt bij u om advies en wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan zowel de handelwijze van Smart Drinks als Winters. Wat zou u haar adviseren?

Kort geding starten tegen zowel Smart Drinks en Winters en tegen beide een verbod met dwangsom vorderen. Smart Drinks maakt gebruik van het teken in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE; zie art. 2.20 lid 2 sub a en c BVIE. Er is sprake van begripsmatige overeenstemming (sub a en b) en verwarring (sub b) en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit (sub c). Weliswaar maakt Winters geen gebruik van het teken maar kan hij wel als tussenpersoon in de zin van art. 2.22 lid 6 BVIE worden aangemerkt tegen wie ook een verbod met dwangsom gevorderd kan worden.

Zie KB nr. 342 en 806.

GV: Red Bull heeft het merk RED BULL een internationale registraties verricht, met gelding voor onder meer de Beneluxlanden. Op grond van art 2.20 lid 2 BVIE kan de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument. Smart Drinks laat in Nederland blikjes frisdrank voorzien van het teken RODE STIER afvullen door Winters en exporteert deze naar landen buiten de Benelux. Smart Drinks gebruikt (uitvoer) zodoende een teken (RODE STIER) dat overeenstemt met het merk (RED BULL) van de merkhouder om een soortgelijke waar (frisdrank) in het economisch verkeer te brengen. Bij de beoordeling van een mogelijke inbreuk wordt beschouwd het:

– Gebruik door Smart Drinks: RED BULL is een bekend merk in de Benelux als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder c BVIE. Smart Drinks trekt (zonder geldige reden) ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van het merk, waarbij het irrelevant is of er sprake is van overeenstemmende waren. Er is sprake van zogeheten “kielzogvaren” en dus van een inbreuk door Smart Drinks (vgl HR Red Bull/Osborne, Hoogenhaak).

– Afvullen door Winters: Het HvJ oordeelt dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat kan worden verboden (zie IEF 10674). Er is dus geen sprake van een inbreuk door Winters.

Advies aan Red Bull: optreden tegen Smart Drinks op grond van (art. 2.20 lid 1, onder c BVIE.