FAQ IE

Sinds vorige week biedt de Rabobank een nieuwe verbouwingshypotheek aan: de Maximaal Hypotheek. De introductie van deze nieuwe verbouwingshypotheek gaat gepaard met een grote en intensieve landelijke reclamecampagne. In die reclamecampagne wordt gebruikt gemaakt van de hieronder afgebeelde foto van Koningin Maxima. Nu Huis ten Bosch te Den Bosch te Den Haag voor 35 miljoen wordt verbouwd vond de Rabobank het wel aardig om die foto van de Koningin te gebruiken. Onze Koningin, die meestal goed gehumeurd is, kan een en ander echter niet waarderen en wil dat de Rabobank onmiddellijk stopt met het gebruik van haar beeltenis in de reclamecampagne. De Rabobank heeft haar weliswaar 100.000 geboden voor het gebruik van haar beeltenis, maar zij heeft op dat aanbod nooit gereageerd.

(10) Vraag 1: Koningin Maxima komt bij U om advies. Wat zou U haar adviseren?

Het laatste deel van de casus doet denken aan HR Cruijff/Tirion, maar er zijn twee belangrijke verschillen:

(i) men kan twijfelen of Koningin Maxima wel een commercieel belang heeft;

(ii) en daarom wellicht nog belangrijker: i.c. gaat het om het gebruik van haar portret in een commerciële reclame-uiting en dan komt HR Discodanser om de hoek kijken. Daarin zegt de HR: dergelijk gebruik is in beginsel een aantasting van de persoonlijke levenssfeer. Op grond daarvan heeft zij dus een actiemogelijkheid (verbod) en dat zij niet op het aanbod is ingegaan doet daaraan niet af.

Onlangs heeft Prof. Gielen al zijn banden met juridische uitgeverijen verbroken en is hij zijn eigen online uitgeverij begonnen. Hij heeft een eigen website gemaakt waarop al zijn boeken, artikelen en annotaties op het IE-terrein tegen betaling (online) raadpleegbaar zijn. Alleen abonnees kunnen zijn (beveiligde) website raadplegen. Na een geweldige start blijkt het aantal abonnees sinds kort sterk terug te lopen. Wat blijkt: rechtenstudent Bart B. heeft op zijn website een hyperlink geplaatst waardoor het mogelijk is om de werken van Prof. Gielen zonder betaling te raadplegen.

(10) Vraag 2: Prof. Gielen komt bij U om advies. Wat zou U hem adviseren?

Zie HvJ Svensson (r.o. 31): er is sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 ARl omdat er sprake is van een nieuw publiek. Prof. Gielen kan zich dus tegen de handelwijze van Bart B. verzetten.

Jonnie Boer runt al meer dan tien jaar het bekende drie sterren restaurant “De Librije” te Zwolle. Vorige week heeft Jansen in Groningen een lingeriewinkel geopend: “De Lingebrije”. Jonnie is woest.

Vraag 3: Hij komt bij U om advies en wil weten of hij zich met succes kan verzetten tegen de handelwijze van Jansen?

Jonnie vort de bekende handelsnaam “De Librije”. Hij heeft dus een “handelsnaamrecht” die vanwege de landelijke bekendheid in heel Nederland bescherming geniet. Dus ook in Groningen. Hij wil zich verzetten tegen het voeren van een andere handelsnaam die in geringe mate van zijn handelsnaam afwijkt. Hnw voorziet in art. 5 HNW alleen in actie tegen verwarringsgevaar. Daar is i.c. gezien de verschillende aard van beide onderneming geen sprake van. Maar hij staat niet met lege handen omdat hij zich kan laten terugvallen op art. 6:162 BW. Op grond van die bepaling kan hij zich met succes verzetten tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid van zijn handelsnaam.

Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn (enkel antwoorden met juist of onjuist is voldoende):

– a: Ten aanzien van ingeschreven modellen mogen lidstaten zelf bepalen wat de drempel voor auteursrechtelijke bescherming is.
Onjuist (zie HR S&S/Esschert).
– b: Voor toepassing van art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE is vereist dat sprake is van een voor bescherming in aanmerking komend model als bedoeld in art. 3.1 lid 1 BVIE.
Onjuist (zie HR S&S/Esschert).
– c: Art. 7 GModVo moet aldus worden uitgelegd dat een model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Gemeenschap werkzaam zijn, wanneer (i) het louter is voorgesteld in de tentoonstellingsruimte van een onderneming die buiten het grondgebied van de Gemeenschap is gevestigd of (ii) slechts voor één enkele onderneming beschikbaar is gesteld.
Onjuist (zie HvJ Gautzsch/Duna).

In het boek Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht wordt in het hoofdstuk over het octrooirecht kritiek geuit op de Nederlandse rechtspraak ter zake van de beschermingsomvang van verleende octrooien.

(8) Vraag 5: Geef die kritiek in Uw eigen woorden weer.

Zie nr. 71: in HR Ciba Geigy/Ote Optics heeft de HR volgens de auteur ten onrechte beslist dat het verleningsdossier als bron van uitleg mag dienen of nr. 72: in HR Van Bentum/Kool is de HR volgens de auteur te ruimhartig. Die benadering is in strijd met art. 69 EOV: het uitbreiden van de beschermingsomvang van een octrooi tot (equivalente) maatregelen die de octrooihouder had kunnen claimen is in beginsel in strijd met de rechtszekerheid.

In het boek Kort Begrip van het Intellectuele Eigendomsrecht komt in het hoofdstuk over het merkenrecht bij de uitleg van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE de volgende passage voor: “Er zijn echter omstandigheden denkbaar waaronder zich in geval van soortgelijke producten geen gevaar voor verwarring voordoet, maar wel andere schade. Men kan hier denken aan situaties waarin verwarring is uitgesloten door een groot prijsverschil, of wanneer een bekend merk wordt gebruikt op een zodanige wijze dat niemand in de war geraakt, bijvoorbeeld wanneer een Koreaans automerk in reclame zou melden: De Rolls Royce onder de Koreaanse auto’s. Ook in dat soort gevallen moet de houder van het bekende merk kunnen optreden. Nu de mogelijkheid om in gevallen waarin zich geen verwarring voordoet, op te treden ook is gegeven wanneer het gaat om soortgelijke producten, wordt door houders van bekende merken vaak primair associatiegevaar en dus afbreuk aan onderscheidend vermogen gesteld en wordt niet eens meer primair beroep op verwarringsgevaar gedaan”.

(8) Vraag 6: Waar zou de auteur in de volgende druk van dit boek nog aandacht aan moeten besteden? En waarom?

HvJ Wolf, omdat uit dit arrest mogelijk volgt dat voor een succesvolle actie toch verwarringsgevaar nodig is.

The X Company is sinds 28 april 2009 merkhouder van het geldige Beneluxmerk ‘Mandela’ voor energiedrankjes. Sinds vorige week produceert en verkoopt Stadman BV energiedrankjes onder het teken ‘Mambela’. The X Company is woedend en komt bij u langs voor advies.

(10) Vraag 7: Wat zou U adviseren?

Dit lijkt een vrij eenvoudig art. 2.20 lid 1 sub b BVIE-geval te zijn (verwarringsgevaar), ware het niet dat het HvJ in Picasso/Picaro gekomen is met de zgn. neutralisatieleer: auditieve en visuele overeenstemming kan geneutraliseerd worden door een teken dat voor het publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. Een verschil met HvJ Picasso/Picaro is dat het daar ging om auto’s en hier om energiedrank en dus het publiek i.c. minder oplettend is Gut Springenheide maatman). Wellicht daardoor andere uitkomst (zie r.o. 39).

De houder van het Gemeenschapsmerk Douwe Egberts geregistreerd voor onder meer koffie, welk merk alleen in Nederland wordt gebruikt en aldaar zeer bekend is, wordt geconfronteerd met gebruik van het identieke teken voor fietsmandjes in Spanje.

(10) Vraag 8: Kan de houder van het Gemeenschapsmerk hiertegen met succes optreden?

Evt. optreden dient te geschieden onder art. 9 lid 1 onder c GMVo. Eerste vraag is of gebruik en bekendheid in één lidstaat voldoende is (HvJ Onel/Omel en Pago). Indien ja, dan zal vervolgens moeten worden bezien of zich een van de schadefactoren voordoet en de merkhouder zal (nb ingevolge L Oreal Bellure en Intel) moeten laten zien dat er een serieuze kans op schade is. Dat zal vermoedelijk niet kunnen omdat in Spanje het merk niet bekend is en niet wordt gebruikt.

(KB p. 401-402).

Vraag 9: Wat wordt in het modellenrecht verstaan onder het vormgevingserfgoed?

Zie HvJ Karen Millen/Dunnes: een of meer individueel beschouwde oudere modellen.

Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn (enkel antwoorden met juist of onjuist is voldoende):
(3) Vraag 10a: Het bewijsbeslag ex art. 1019b Rv geeft recht op inzage van de in beslag genomen stukken.
Onjuist.
(3) Vraag 10b: Indien eiser in kort geding bij het treffen van de hoofdvordering (de verbodsvordering) een spoedeisend belang heeft, dan heeft hij ook een spoedeisend belang bij het treffen van nevenvorderingen.
Onjuist.
(3) Vraag 10c: In een procedure waarin enkel de nietigheid van een merk wordt gevorderd is art. 1019h Rv niet van toepassing.
Juist.

In deze vraag moet u ook een passage uit een uitspraak beoordelen. Dit keer uit een vonnis van de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland. In die zaak ging het om de vraag of een rechtspersoon (SPW/WESP) als maker in de zin van art. 8 Aw kon worden beschouwd, omdat de rechtspersoon bij de eerste openbaarmaking van het werk de naam van ‘enig natuurlijk persoon als maker’ niet had vermeld. Gedaagde (de fysieke maker) heeft aangevoerd dat niet de openbaarmaking van het werk door de rechtspersoon als eerste openbaarmaking moest worden beschouwd, maar de presentatie van het werk door hem aan de rechtspersoon. Daardoor – zo was de stelling van gedaagde – is art. 8 Aw niet van toepassing, omdat de openbaarmaking van de rechtspersoon niet als eerste, maar als latere openbaarmaking heeft te gelden en de rechtspersoon dus ex art. 8 Aw niet als maker kon worden aangemerkt. De voorzieningenrechter volgt de redenering van gedaagde niet en overweegt als volgt:
“5.8 (…) Het in art. 12 Aw neergelegde openbaarmakingsbegrip omvat onder meer het begrip ‘mededeling aan het publiek’ als bedoeld in art. 3 van de Auteursrechtrichtlijn. Volgens vaste rechtspraak van het HvJEU moet, om te kunnen spreken van een mededeling aan het publiek, een interventie plaatsvinden waardoor een onbepaald publiek van vrij grote omvang wordt bereikt of kan worden bereikt. Daarvan is bij de presentatie aan SPW/WESP geen sprake geweest, nu het hier een presentatie voor/mededeling aan een bepaald publiek van beperkte omvang betrof. Deze presentatie heeft dus niet te gelden als eerste openbaarmaking in de zin van de Auteurswet”.

(6) Vraag 2: Wat vindt u van deze passage?

Die klopt niet, omdat de rechtspraak van het HvJ EU over art. 3 (lid 1) ARl alleen geldt als het gaat om mededelingen op afstand en niet zoals i.c. om een mededeling op de plaats van oorsprong. Zie nr. 24 considerans ARl.

Op het nieuwjaarsconcert 2016 dat begin dit jaar in de A-Kerk is gehouden heeft het Noord Nederlands Orkest enkele bekende muziekwerken van Mozart ten gehore gebracht. Margot Span die bij dit concert aanwezig was heeft het hele concert met haar smartphone opgenomen.

(8) Vraag 3: Een kopie van die geluidsopname heeft Margot op een usb-stick gezet. Die usb-stick heeft zij vorige week aan haar vader gegeven die een groot liefhebber van Mozart is. Mag dat?

Nee. De leden van het NNO zijn uitvoerende kunstenaars ook al zijn de auteursrechten op de werken van Mozart vervallen (art. 38 Aw). Weliswaar laat art. 10e WNR toe dat opnames voor privégebruik worden gemaakt, maar Margot handelt in strijd met art. 16c lid 7 Aw.

Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn (waar mogelijk met een verwijzing naar een arrest):

(3) Vraag 4a: In een vergelijkende reclame mag alleen het merk van de concurrent worden gebruikt en niet een daarmee overeenstemmend teken.
Onjuist (HvJ O2/Hutchison).

(3) Vraag 4b: Het verwarringsbegrip dient zowel in het merken- als in het vergelijkende reclamerecht op dezelfde wijze uitgelegd te worden.
Juist (HvJ O2/Hutchison).

(3) Vraag 4c: Het begrip ongerechtvaardigd voordeel in het merkenrecht en het begrip oneerlijk voordeel in het vergelijkende reclamerecht dient op dezelfde wijze uitgelegd te worden.
Juist (HvJ L’Oréal/Bellure).

(3) Vraag 4d: De bescherming ex art. 6:162 BW tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product is in Jjd beperkt.
Onjuist (HR Borsumij/Stenman).

(3) Vraag 4e: Commerciële belangen die gemoeid zijn bij de openbaarmaking van het portret van bekende personen vinden onder art. 8 EVRM geen bescherming.

Onjuist (HR Cruijff/Tirion).

In de chemische industrie wordt al jaren gebruik gemaakt van een driehoekige afvalbak. Rechtenstudent Jesse Faber ziet die afvalbak tjdens zijn vakantiewerk bij AkzoNobel in Delfzijl. Jesse is een ondernemende jongen en hij denkt dat de driehoekige afvalbak een grote toekomst als plantenbak tegemoet kan zien. Voordat hij met de productie van de plantenbakken begint deponeert hij deze als model bij het BBIE.

(8) Vraag 5: Is de plantenbak nieuw?

Zie KB nr. 194.

Vraag 6: Wat wordt verstaan onder de tweede medische indicatie en kan die worden beschermd?

Zie KB nr. 26. en MSD/Teva

Van 25 tot 28 juni 2015 was er in Parijs een belangrijke beurs op het gebied van boortechnologie. De directeur van het Nederlands bedrijf Boorkop BV, M. Oorkop, was daar aanwezig en zag op de stand van een Amerikaanse onderneming Parker Drilling Company Inc. een speciaal vormgegeven boorkop, die het mogelijk maakt om zonder slijtage van de boorkop de hardste natuur- en kunststeensoorten te doorboren. Vlak voor de beurs heeft Parker Drilling Company Inc. voor de boorkop een Amerikaans octrooi aangevraagd. Op de beurs in Parijs heeft M. Oorkop zo’n boorkop gekocht en deze naar Nederland meegenomen. Op 10 oktober 2015 heeft Boorkop BV voor de speciaal vormgegeven boorkop een Europees octrooi aangevraagd. Parker Drilling Company Inc. die op de beurs veel belangstelling voor de speciaal vormgegeven boorkop heeft gehad, besluit begin 2016 om de Europese markt op te gaan. Zij ontdekt echter tot haar schrik dat Boorkop BV al een Europees octrooi heeft aangevraagd.

(8) Vraag 7: Wat zou u de Amerikaanse onderneming adviseren over haar positie in Europa?

Met inroeping van prioriteitsrecht gebaseerd op de Amerikaanse aanvrage alsnog een Europees octrooi aanvragen en wel binnen 12 maanden na die aanvrage; art. 4 Verdrag van Parijs en art. 87-89 EOV dan wel ex art. 61 EOV (art. 78 ROW) de aanvrage opeisen.

Tjerk Dumoulin, de tien jaar oudere broer van de inmiddels bekende Nederlandse wielrenner Tom Dumoulin, is eigenaar van een in Maastricht gevestigde fietsenzaak. Die zaak heeft hij in januari 2002 (toen was Tom elf jaar oud) geopend onder de naam “Fietsenspeciaalzaak T. Dumoulin”. De fietsenzaak geniet in Maastricht en omgeving bekendheid. Beide broers kunnen het niet meer zo heel erg goed met elkaar vinden en Tom wil dat zijn broer niet langer de naam “Fietsenspeciaalzaak T. Dumoulin” gebruikt.

(5) Vraag 8a: Ziet u mogelijkheden voor Tom en zo ja, bespreek de kans op succes?

Een mogelijkheid zou kunnen zijn art. 3 HNW (misleiding) maar de kans op succes lijkt niet groot omdat Tjerk de naam niet in strijd met de waarheid voert.

(Vervolg)
In oktober 2015 is het merk Dumoulin voor fietsen in het Benelux-merkenregister ingeschreven. Merkhouder is Tom zelf. Sinds het begin van deze maand worden ‘zijn fietsen’ onder het hierboven genoemde merk in verschillende fietsenzaken verspreid over heel Nederland (niet in de zaak van Tjerk overigens), te koop aangeboden.

(10) Vraag 8b: Ziet u mogelijkheden voor Tjerk en zo ja, bespreek de kans op succes?

Tjerk zou tegen het depot een vordering ex art. 2.2 lid 2 jo art. 2.28 lid 3 sub b BVIE kunnen instellen en tegen het gebruik van het merk een vordering ex art. 6:162 BW wegens verwarringsgevaar. Beide vorderingen lijken bij voorbaat niet kansloos. Vordering tegen gebruik wellicht alleen in en rondom Maastricht kansrijk.

Hein van der Werf exploiteert een café in de stad Groningen. Met Heineken heeG hij een bierleverantiecontract gesloten. Het bier wordt door Heineken geleverd in fusten, die Hein na levering tevens in eigendom verkrijgt (zie foto rechtsonder). Het bier wordt vervolgens uit de tap geserveerd. Op zowel de fusten als de tap zijn de als Gemeenschapsmerk geregistreerde woord- en beeldmerken van Heineken aangebracht (zoals op de aweeldingen aangegeven). Zo gauw de fusten leeg zijn, laat Hein deze vullen met Olm-bier (afkomstig van de Groningse brouwerij Het Peerd van Ome Loeks). Het is uiteindelijk dus het (goedkopere) Groningse bier dat uit de tap (met daarop het woord-/beeldmerk van Heineken) vloeit. Zodra Heineken hier lucht van krijgt komt zij bij u voor advies. Heineken wil zowel Het Peerd van Ome Loeks als Hein aanpakken.

(10) Vraag 9: Wat zou u Heineken adviseren?

Het Peerd van Ome Loeks: hier moet HvJ Viking/Kosan worden toegepast. Maar heeft Heineken wellicht een gegronde reden?
Hein: gebruikt het merk van Heineken voor zijn eigen (van de Groningse bierbrouwerij betrokken) bier. Heineken kan daartegen optreden ex art. 9 lid 1 sub a GMVo.

Funda, Woningzoeker en Makelaarsland (hierna: “Funda c.s.”) bieden websites aan waarop dagelijks advertenties voor te koop staande huizen worden geplaatst. Verschillende keren per dag worden de gegevens op deze websites ververst en de veranderingen in het huizenaanbod verwerkt. Door middel van het aangeven van zoekcriteria, zogenaamde filters, kunnen bezoekers van die websites gemakkelijk zoeken naar de woonruimte van hun voorkeur. Klaas Huistra komt met een nieuwe website op de markt: Real Estate Search. Deze website bevat zelf geen te koop staande woningen, maar doorzoekt “realtime” de websites van Funda c.s. wanneer de bezoeker de door hem of haar gewenste zoekcriteria opgeeft. Omdat Real Estate Search een veel completer beeld van de huizenmarkt geeft, passeren internetbezoekers de websites van Funda c.s. waardoor zij veel advertentie-inkomsten mislopen.

(8) Vraag 10: Ziet u mogelijkheden voor Funda c.s. om op te treden tegen Klaas Huistra?

Funda c.s. hebben hoogstwaarschijnlijk een databankrecht. Vereist is daarvoor dat substantieel is geïnvesteerd en het lijkt erop dat dat hier is gebeurd, bijvoorbeeld doordat substantieel geïnvesteerd is in de totstandkoming van de zoekfunctionaliteiten. Toepassing HvJ Innoweb/Wegener. Er is sprake van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databanken van Funda c.s ex art. 2 lid 1 sub a Dw.

Elk jaar in augustus wordt er in Singapore de meest toonaangevende beurs ter wereld gehouden op het gebied van keukenaccessoires. De gehele keukenbranche uit vrijwel alle landen van de wereld komt daar een kijkje nemen om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Jan Brink heeG deze beurs in 2015 bezocht. Hij zag daar een prachtig vormgegeven kurkentrekker van de Duitse ontwerper Wolfgang Schmidt. Na gedegen onderzoek blijkt dat een dergelijke kurkentrekker in Nederland (en trouwens ook in België en Luxemburg) nog niet eerder is verkocht, afgebeeld of tentoongesteld. Eind 2015 heeft hij de kurkentrekker als model bij het BBIE gedeponeerd en dat depot is inmiddels ingeschreven. Inmiddels verkoopt hij in heel Nederland tientallen kurkentrekkers per dag. Ze blijken een enorm succes te zijn. Wolfgang wil Jan aanpakken.

(10) Vraag 11: Wat zou u hem adviseren?

Modeldepot opeisen ex art. 3.7 BVIE en dan ex art. 3.16 BVIE tegen verhandeling van de kurkentrekkers door Brink optreden en los van het modelrecht kan dat ook op grond van het auteursrecht. Er is immers sprake van werk en een openbaarmaking van een verveelvoudiging.

Unilever NV is houder van het geldig ingeschreven Benelux-merk ‘Horyon’ voor wasmiddel. Vorige maand heeft AltijdSchoon het teken ‘Horyon’ als Benelux-merk voor wasmachines gedeponeerd. Sinds vorige week verkoopt AltijdSchoon ook wasmachines voorzien van het teken ‘Horyon’. Unilever NV is onaangenaam verrast. Zij komt bij u voor advies.

Vraag 1: wat zou u haar adviseren?

Centraal staat de vraag of sprake is van soortgelijke waren. Uit HvJ Canon/Cannon volgt dat bij de beantwoording van die vraag alle relevante factoren een rol spelen waaronder (i) de mate van overeenstemming van de tekens, (ii) het complementaire karakter van de waren (en (iii) de bekendheid van het oudere merk). Op grond van die factoren kan bepleit worden dat i.c. sprake is van soortgelijke waren. Dat betekent dat Unilever ex art. 2.14 lid 1 sub a jo. Art. 2.2bis sub b BVIE een oppositieprocedure kan starten om te voorkomen dat het merk van AltijdSchoon zal worden ingeschreven. Daarnaast kan Unilever ex art. 2.20 lid 1 sub b BVIE (indirect verwarringsgevaar) een inbreukprocedure starten.

Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn (waar mogelijk met een verwijzing naar een arrest of artikel)

(3) Vraag 3a: Er is geen sprake van een portret (in de zin van art. 19-21 Aw) indien het gezicht is afgeblokt, zoals men wel doet in de media bij verdachten van een strafbaar feit.

Onjuist; HR Breekijzer.

(3) 3b: Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi mag het verleningsdossier enkel worden gebruikt ter verduidelijking van de conclusies.

Onjuist; HR Dijkstra/Saier.

(3) Vraag 3d: Een parallelimporteur hoeft de merkhouder er niet van in kennis te stellen dat hij het merkgeneesmiddel van de merkhouder heeft omgepakt.

Onjuist; HvJ Boehringer/Swingward.

(3) Vraag 3e: In een procedure waarin op basis van een slaafse nabootsingsvordering wordt geprocedeerd is art. 1019h Rv van toepassing.

Onjuist; art. 1019 Rv.

Hieronder (links) ziet u afgebeeld de Europese merkinschrijving van Louis Vuitton voor tassen. Het merk is geldig. Sinds kort verkoopt het bedrijf My Other Bag MOB canvas-tassen, waarop aan de ene kant een tekening van een tas staat afgebeeld en op de andere kant de tekst ‘My Other Bag’. Louis Vuitton is woest en komt bij u om advies.

(10) Vraag 4: Wat zou u haar adviseren?

4. Er is sprake van soortgelijke waren en overeenstemmende tekens (zie vraag 1). Mogelijk ligt het gevaar voor verwarringsgevaar hier wat minder voor de hand (art. 9 lid 1 sub b GMV). Dat deert LV echter niet. Immers, in HvJ Adidas/Fitnessworld is beslist dat art. 9 lid 1 sub c GMV ook van toepassing is bij soortgelijke waren. De kans dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken is groot. Immers uit HvJ L’Oreal/Bellure volgt dat het  enkel gaat om het voordeel van de vermeende inbreukmaker en niet om de schade van de bekende merkhouder. Van een geldige reden lijkt ook geen sprake te zijn. Opreden dus tegen de afbeelding van de tas/het overeenstemmende teken.

Sinds 1980 runt Gertjan van den Hout in Groningen zijn chocolateriewinkel onder de naam ‘Yumpit’. In zijn winkel verkoopt Gertjan zijn eigen op ambachtelijke wijze vervaardigde overheerlijke bonbons. De bonbons van Gertjan hebben al veel prijzen gewonnen en via zijn website verkoopt hij zijn bonbons door heel Nederland. De naam van zijn winkel heeft Gertjan niet in het handelsregister ingeschreven. Eind vorig jaar is het Beneluxmerk ‘Dumpit’ ingeschreven voor luiers. Merkhouder is Hans Keukens. Sinds vorige week verkoopt Hans in (heel) Nederland luiers onder dit merk. De luiers blijken een groot succes te zijn en vliegen de deur uit. Gertjan is minder blij met het succes van Hans en wil juridische stappen tegen hem ondernemen. Hij komt bij u om advies.

(10) Vraag 5: Wat zou u hem adviseren?

Oudere handelsnaam tegen jonger merk. Ex art. 6:162 BW (in kort geding) een verbod met dwangsom vorderen. Er is immers sprake van reputatieschade/verlies van kooplustopwekkend vermogen van de handelsnaam. Daarnaast nietigheid van de merkinschrijving ex art. 2.2ter sub f jo 2.28 lid 3 sub b BVIE proberen in te roepen (kwade trouw). Art. 2.2ter sub f BVIE geeft een niet limitatieve opsomming en een eerder gevoerde handelsnaam kan meebrengen dat de merkinschrijving te kwade trouw is verricht (KB nr. 387). Art. 2.28 lid 3 sub b BVIE geeft een termijn van 5 jaar na inschrijving. Die termijn is nog niet verlopen.

De Nederlandse voetbalwedstrijden uit de Eredivisie, Jupiler League en alle amateurcompetities worden al jaren georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). De KNVB bepaalt aan het begin van ieder voetbalseizoen wie wanneer tegen wie speelt en in welke plaats er gespeeld wordt. Zodra deze gegevens zijn vastgesteld maakt de KNVB deze openbaar op haar website. Het is de KNVB al een tijdje een doorn in het oog dat deze gegevens geheel worden overgenomen door verschillende websites waaronder bijvoorbeeld ‘www.voetbal.info’. Hierdoor loopt de KNVB advertentie-inkomsten mis, die benodigd zijn om de voetbalwedstrijden te kunnen organiseren.

(10) Vraag 6: De KNVB komt bij u voor advies over de vraag op welke wijze zij haar gegevens het beste kan beschermen.

Het heeft er alle schijn van dat alle gegevens uit de casus door de KNVB zelf zijn gecreëerd, die niet mogen meetellen bij het bepalen of sprake is van een substantiële investering en daarmee van een beschermde databank in de zin van de Databankenwet (HvJ William Hill/BHB). Maar ook als geen sprake is van een beschermde databank (op basis van het sui-generisrecht van de Databankenwet), dan kan de inhoud echter nog wel contractueel beschermd worden door middel van het opnemen van een clausule in de algemene (gebruikers)voorwaarden, waarin het derden wordt verboden om (delen van) de databank – anders dan voor eigen gebruik – over te nemen. Zie HvJ Ryanair/PR Aviation.

Nederlandse (ether en/of web-)radiozenders stellen op hun website radiostreams ter beschikking die voor iedere internetgebruiker toegankelijk zijn. Radiostreams zijn radio-uitzendingen die op internet te vinden zijn. De radiozenders hebben voor dat muziekgebruik licentieovereenkomsten gesloten met BUMA. Nederland.FM exploiteert zogenaamde radioportals. Een radioportal is een website waarop hyperlinks zijn geplaatst naar verschillende radiostreams. Nederland.FM biedt geen eigen radiostreams aan. In januari 2017 zag de website www.nederland.fm er als volgt uit:

Op de website van Nederland.FM zijn hyperlinks opgenomen die verwijzen naar verschillende radiostreams, verwerkt in het logo van de radiozender die de desbetreffende radiostream beschikbaar stelt. Na het aanklikken van het logo van een radiozender of uitzending wordt de radiostream van die zender met voornamelijk auteursrechtelijk beschermde muziek aan de internetgebruiker gepresenteerd (‘ingebed’) in een frame op de homepage van de website van Nederland.FM. Dit wordt ook wel embedded hyperlinken genoemd.

(10) Vraag 7: Pleegt Nederland.FM door het plaatsen van de embedded hyperlinks auteursrechtinbreuk?

Art. 3 Arl. Doorgifte/niet op de plaats van oorsprong. Onbepaald en groot genoeg publiek. Maar bereikt Nederland.FM ook een nieuw publiek dat auteursrechthebbende bij oorspronkelijke mededeling niet had ingecalculeerd? Nee dus geen mededeling aan het publiek; HvJ Svensson.

De geurstoffenfabriek Quest in Assen heeft een werkwijze voor de bereiding van de geur van kiwi ontwikkeld. In het octrooi wordt een recept geclaimd, waarbij een vijftal chemische stoffen (A1-A5) bij een temperatuur van tussen 60 en 70 graden Celsius worden gemengd, alsmede de met deze werkwijze verkregen voortbrengselen. Quest verkrijgt op 1 december 2015 een Europees octrooi met gelding in Nederland, nadat de aanvraag op 15 maart 2013 was gepubliceerd. De beslissing tot verlening van het octrooi is op 1 januari 2016 gepubliceerd in het Europees Octrooiblad. Stinkgat BV die ook in geurstoffen handelt, is er vorige week achter gekomen dat een dergelijke geurstof al bekend is uit literatuur uit de jaren negentig van de vorige eeuw, waarbij de stoffen A1-A5 bij een temperatuur van 65 graden Celsius worden gemengd.

(8) Vraag 8: Wat zou u Stinkgat BV adviseren?

De 9 maanden van art. 99 EOV (oppositie) zijn verlopen. Blijft over inroepen nietigheid van het octrooi ex art. 138 lid 1 sub a jo. art. 54 EOV wegens niet nieuwheid.

Ferrari is een in Italië gevestigde fabrikant van door haar ontworpen auto’s, onder meer van het in november 2016 geïntroduceerde type Ferrari LaFerrari. Deze auto’s kosten bijna 3.5 miljoen euro per stuk. Begin dit jaar is voor het type Ferrari LaFerrari een gemeenschapsmodel voor de waren ’transportvoertuigen’ op naam van Ferrari BV ingeschreven. De modelinschrijving bevat een aantal foto’s van de Ferrari LaFerrari  met daarbij vermeld de afmetingen van de auto. Ferrari BV is erachter gekomen dat Asian Gear sinds vorige week in Nederland radiografisch bestuurbare speelgoedauto’s van het type Ferrari LaFerrari verkoopt. Ferrari BV is woedend en stelt dat Asian Gear inbreuk maakt op haar modelrecht. Voordat zij actie onderneemt komt zij bij u om advies.

(10) Vraag 9: Wat zou u Ferarri BV adviseren?

Geldig modelrecht; binnen termijn van respijt; art. 7 lid 2 sub a GModVo. Maar maakt het uiterlijk van een transportvoertuig dezelfde algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker (Gut Springenheide maatman) dan een radiografische speelgoedauto? Daarom Ferrari ook adviseren om op grond van inbreuk op auteursrecht te ageren.

In 1973 is in Groningen de Gerrit Krolbrug gebouwd. Deze (auteursrechtelijk beschermde) brug over het Van Starkenborghkanaal verbindt de Korreweg met de noorderlijker gelegen wijken. Het afgelopen decennium wil de brug helaas regelmatig niet meer goed open en dicht. Dit levert met name in de zomermaanden, wanneer de metalen gedeelten uitzetten, problemen op voor het verkeer. Keer op keer laat de gemeente Groningen de brug repareren, maar de kosten dreigen uit de hand te lopen. In de gemeenteraad is daarom recentelijk besloten om de brug te slopen en deze te vervangen voor een deugdelijker exemplaar. Dat is echter tegen het zere been van de architect. Volgens de architect heeft de brug een zeer prominente plek in het Groningse stadsbeeld en hij wil zich tegen de sloop verzetten.

(6) Vraag 10: Hij komt bij u voor advies. Wat zou u hem adviseren?

De algehele vernietiging van een auteursrechtelijk beschermd werk levert geen schending op van persoonlijkheidsrechten. De vernietiging kan daarentegen wel misbruik van recht opleveren. Gezien de uit de hand lopende kosten zal daarvan vermoedelijk geen sprake zijn. De gemeente doet er verstandig aan om de architect in de gelegenheid te stellen de brug behoorlijk te doen documenteren. Zie HR Jelles/Zwolle.

Red Bull produceert en verhandelt onder het wereldwijd bekende merk RED BULL een energiedrank. Voor dit merk heeft Red Bull internationale merkregistraties verricht, met gelding voor onder meer de Benelux-landen. Winters is een Nederlandse onderneming waarvan de voornaamste activiteit bestaat in het afvullen van blikjes met door haar of door derden geproduceerde dranken. Smart Drinks is een in Nederland gevestigde concurrent van Red Bull. Winters heeft in opdracht van Smart Drinks blikjes afgevuld met frisdrank. Daartoe heeft Smart Drinks aan Winters lege blikjes aangeleverd met de daarbij behorende afsluitdoppen, een en ander voorzien van verschillende tekens, versieringen en teksten. Die blikjes waren voorzien van het teken RODE STIER. Ook heeft Smart Drinks het extract van de frisdrank aan Winters aangeleverd. Winters heeft de blikjes overeenkomstig de aanwijzingen en recepten van Smart Drinks gevuld met een bepaalde hoeveelheid van het extract, heeft dit aangevuld met water en zo nodig koolzuur, en heeft de blikjes gesloten. Daarna heeft Winters de gevulde blikjes weer aan Smart Drinks ter beschikking gesteld, die deze bij Winters heeft opgehaald en vervolgens heeft geëxporteerd naar landen buiten de Benelux. Winters heeft louter dergelijke afvuldiensten voor Smart Drinks verricht, zonder de afgevulde blikjes naar Smart Drinks te vervoeren. Voorts was levering en/of verkoop van die blikjes door Winters aan derden niet aan de orde.

(10) Vraag 1: Red Bull komt bij u om advies en wil dat er zo snel mogelijk een einde komt aan zowel de handelwijze van Smart Drinks als Winters. Wat zou u haar adviseren?

Kort geding starten tegen zowel Smart Drinks en Winters en tegen beide een verbod met dwangsom vorderen. Smart Drinks maakt gebruik van het teken in de zin van art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE; zie art. 2.20 lid 2 sub a en c BVIE. Er is sprake van begripsmatige overeenstemming (sub a en b) en verwarring (sub b) en ongerechtvaardigd voordeel trekken uit (sub c). Weliswaar maakt Winters geen gebruik van het teken maar kan hij wel als tussenpersoon in de zin van art. 2.22 lid 6 BVIE worden aangemerkt tegen wie ook een verbod met dwangsom gevorderd kan worden.

Zie KB nr. 342 en 806.

GV: Red Bull heeft het merk RED BULL een internationale registraties verricht, met gelding voor onder meer de Beneluxlanden. Op grond van art 2.20 lid 2 BVIE kan de merkhouder het gebruik door een derde, zonder zijn toestemming, van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk, verbieden wanneer dit gebruik plaatsvindt in het economisch verkeer, betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, en wegens het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek afbreuk doet of kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, namelijk het waarborgen van de herkomst van de waren of diensten aan de consument. Smart Drinks laat in Nederland blikjes frisdrank voorzien van het teken RODE STIER afvullen door Winters en exporteert deze naar landen buiten de Benelux. Smart Drinks gebruikt (uitvoer) zodoende een teken (RODE STIER) dat overeenstemt met het merk (RED BULL) van de merkhouder om een soortgelijke waar (frisdrank) in het economisch verkeer te brengen. Bij de beoordeling van een mogelijke inbreuk wordt beschouwd het:

– Gebruik door Smart Drinks: RED BULL is een bekend merk in de Benelux als bedoeld in art. 2.20 lid 1, onder c BVIE. Smart Drinks trekt (zonder geldige reden) ongerechtvaardigd voordeel uit het onderscheidend vermogen van het merk, waarbij het irrelevant is of er sprake is van overeenstemmende waren. Er is sprake van zogeheten “kielzogvaren” en dus van een inbreuk door Smart Drinks (vgl HR Red Bull/Osborne, Hoogenhaak).

– Afvullen door Winters: Het HvJ oordeelt dat een dienstverlener die in opdracht en volgens aanwijzingen van een derde verpakkingen afvult die hem door deze derde ter beschikking zijn gesteld en waarop door diens toedoen daaraan voorafgaand een teken is aangebracht dat gelijk is aan of overeenstemt met een als merk beschermd teken, zelf geen gebruik maakt van dit teken dat kan worden verboden (zie IEF 10674). Er is dus geen sprake van een inbreuk door Winters.

Advies aan Red Bull: optreden tegen Smart Drinks op grond van (art. 2.20 lid 1, onder c BVIE.

Sinds 2003 runt Edwin van der Velde in Arnhem ‘Edwin van der Velde cateringservice’. Edwin is actief in en rondom Arnhem en zijn handelsnaam ‘Edwin van der Velde cateringservice’ geniet daar bekendheid. Vorige maand heeft het bedrijf van Edwin zijn activiteiten uitgebreid naar de provincie Friesland. Daar is Eelke van der Velde, eigenaar van de éénmanszaak ‘VOF E. van der Velde cateringservice’, niet blij mee. Eelke runt zijn cateringbedrijf in Friesland sinds 2012. Hij heeft het bedrijf en de handelsnaam ‘VOF E. van der Velde cateringservice’ in 2012 van ‘VOF E. van der Velde cateringservice’ gekocht. Noch Edwin, noch Eelke hebben er aan gedacht om de handelsnaam van hun bedrijf in het handelsregister in te schrijven.

(10) Vraag 2: Wiens ‘handelsnaampositie’ is in de provincie Friesland sterker? Wat kan hij tegen de ander doen?

Die van Friese Eelke. Hij voert zijn handelsnaam niet in strijd met art. 4 Hnw. Zie art. 4 lid 3 Hnw. Hij heeft dus de oudste plaatselijke rechten in Friesland en kan o.g.v. art. 5 Hnw tegen Edwin optreden; er is immers verwarringsgevaar te duchten. Dat hij de handelsnaam niet in het handelsregister heeft geschreven doet er niet toe.

GV: Gaat om een oudere (2003) handelsnaam (Edwin van der Velde cateringservice, hierna: VdV-Arnhem) tegen jongere (2012) handelsnaam (VOF E. van der Velde cateringservice, hierna: VdV-Friesland). Eelke voert de naam VdV-Friesland niet in strijd met de waarheid (art 3 lid 3 Hnw) omdat hij deze heeft overgenomen van iemand die de naam (kennelijk) niet in strijd met de wet heeft gevoerd.

Op grond van art 5 HnW geniet de naam VdV-Friesland bescherming in het gebied waarin de onderneming actief is, in casu de regio Friesland. De ‘handelsnaampositie’ van VdV-Friesland is in Friesland sterker dan die van VdV-Arnhem. Door de komst van nieuwkomer VdV-Arnhem ontstaat verwarring/kan verwarring ontstaan bij het publiek in Friesland hetgeen verboden is op grond van art 5 Hnw. VdV-Friesland kan hiertegen optreden door bijvoorbeeld een verbod op het voeren op, of een wijziging van de naam VdV-Arnhem te vorderen bij de rechter.

In een woonzorgvoorziening waar 30 ouderen wonen is een gemeenschappelijke woonkamer beschikbaar, waar maximaal 15 personen tegelijk kunnen verblijven. In die woonkamer staat een televisie en een muziekinstallatie die de bewoners zelf kunnen aanzetten of die op verzoek voor hen wordt aangezet. Stel dat via beide apparaten auteursrechtelijk beschermd werk wordt uitgezonden.

(10) Vraag 3: Is sprake van auteursrechtinbreuk?

Ja. Mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 ARl (publiek is niet op plaats van oorsprong aanwezig). Mededeling / onbepaald publiek / publiek is niet onbeduidend / nieuw publiek / bovendien is het hebben van winstoogmerk niet irrelevant. Zie HvJ Reha.

GV: Televisie: er is sprake van een openbaarmaking van werken in de zin van art. 12 lid 1 onder 5 Aw omdat het uitzending via televisie betreft. Bij satellietuitzendingen wordt alleen de uplink als openbaarmaking aangemerkt (art. 12 lid 7 Aw), de downlink blijft buiten beschouwing. Doorgifte via kabels levert een afzonderlijke openbaarmaking op die waarvoor toestemming van de individuele auteurs van de (beeld)werken nodig is. Die toestemming is collectief geregeld in art 26a Aw. Conclusie: in geval van openbaarmaking van werken via televisie is sprake van een auteursrechtinbreuk (KB 585).

Muziekinstallatie: Optie 1) er is sprake van een openbaarmaking van de werken in de zin van art. 12 Aw omdat sprake is van een openbaarmaking op de plaats van oorsprong. De criteria van het HvJ zijn niet van toepassing. Art. 12 lid 4 Aw evenmin omdat besloten kring beperkt uitgelegd moet worden en de 15 ouderen die gelijktijdig kunnen luisteren daar niet onder vallen. Er is dus sprake van een auteursrechtinbreuk. KB nr. 584. Optie 2 er is sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 ARl vanwege de openbaarmaking van (in eens studio opgenomen) werken (Hotelles arrest), niet op de plaats van oorsprong. Bovendien is sprake van een onbepaald aantal potentiële ontvangers en een niet te klein of onbeduidend aantal personen (30 ouderen waarvan er 15 tegelijk zouden kunnen luisteren). Er is dus sprake van een inbreuk.

Douwe Egberts BV heeft op 8 oktober 2018 een Gemeenschapsmodeldepot verricht met betrekking tot een porseleinen koffiekopje. Op 12 december 2018 is dit modelrecht ingeschreven. Op basis van twee oudere, identieke voortbrengselen roept concurrent Nespresso BV de nietigheid van het modelrecht in. Het eerste voortbrengsel is een koffiekopje dat enkele jaren geleden eenmalig op een Vietnamese dorpsmarkt is verhandeld. Het tweede voortbrengsel blijkt al vele jaren in Japan gebruikt te worden om sake in te schenken.

(3) Vraag 4a: Waar moet de vordering tot nietigverklaring worden ingediend?

Dit kan bij het EUIPO (art. 24 lid 1 GModVo). NB Ten aanzien van zelfstandige nietigheidsverzoeken is de rechtbank voor het Gemeenschapsmodel (Den Haag) niet bevoegd.

GV: De vordering tot opeising of nietigverklaring moet bij de rechter worden ingesteld. (zie BOIP)

(6) Vraag 4b: Hoe zal in het licht van deze oudere voortbrengselen worden beslist over de nieuwheid en het eigen karakter van het Gemeenschapsmodel?

Ten aanzien van het kopje dat op de Vietnamese dorpsmarkt is verhandeld, zal de rechter oordelen dat die verhandeling geen afbreuk doet aan de nieuwheid, omdat dat kopje vermoedelijk niet ter kennis zal zijn gekomen van de ingewijden in de betrokken sector in de EER (art. 5 jo. 7 lid 1 GModVo). Ten aanzien van het kopje dat in het verleden werd gebruikt als sakekopje, zal de rechter beslissen dat dit kopje ondanks het feit dat het uit een andere bedrijfssector afkomstig is (HvJ ESS), ervoor zorgt dat het kopje van Douwe Egberts niet nieuw is.

GV: Voor de beoordeling van de nieuwheid en het eigen karakter (NEK) wordt een model geacht voor het publiek beschikbaar te zijn gesteld, indien dit model is gepubliceerd na inschrijving of op andere wijze, of is tentoongesteld, in de handel is gebracht of anderszins openbaar is gemaakt, tenzij deze feiten bij een normale gang van zaken redelijkerwijs niet vóór de datum van depot of vóór de datum van voorrang ter kennis konden zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector, die in de EER werkzaam zijn (art. 3.3 lid 3 BVIE). Ten aanzien van het model dat openbaar gemaakt is op de Vietnamese dorpsmarkt is pleitbaar dat deze niet op gebruikelijke wijze ter kennis zijn gekomen voor bedoelde ingewijden en dus niet nieuwheidschadelijk is. Dat geldt echter niet voor het gebruik als sakekopje in Japan, door het algemeen en (zeer) veelvoorkomend gebruik van het kopje is wel aannemelijk dat dit model ter kennis is/kan zijn gekomen voor bedoelde ingewijden en dus onderdeel kan worden beschouwd van het vormgevingserfgoed (Karen Miller/Dunnes) en dus nieuwheidschadelijk is. Het feit dat het kopje voor sake en niet voor koffie wordt gebruikt doet daar niet aan af, het gaat immers om de vergelijking van het kopje met het algehele vormgevingserfgoed dat zich ook buiten de (koffiekopjes)branche kan bevinden (ESS/Nivelles), zie Goossens.

Alternatief: Is het model nieuw? Is het voor het publiek ter beschikking gesteld; art. 3.3 lid 3 BVIE? Ja het is tentoongesteld en kon ter kennis zijn gekomen van ingewijden in de betrokken EER-sector. Irrelevant is waar de feiten zich hebben voorgedaan die tot de bekendheid hebben geleid, zelfs al hebben deze zich voorgedaan buiten de EER.

De beslissing zal daarom naar verwachting negatief uitvallen voor Douwe Egberts BV.

Vervolg.
Ga ervan uit dat het Gemeenschapsmodel van Douwe Egberts BV rechtsgeldig is. Jos de Vries exploiteert een café in het centrum van Groningen. Na een cursus pottenbakken heeft hij besloten zijn eigen koffiekopjes te maken, die hij gebruikt om daarin koffie aan zijn gasten te serveren. Op 4 oktober 2018 is hij begonnen met het ontwerpen en vervaardigen van zijn koffiekopjes. Een week later, op 11 oktober 2018 wordt het harde werk van Jos de Vries beloond en heeft hij 50 koffiekopjes vervaardigd. Hoewel de kopjes van aardewerk zijn en niet van porselein, lijken de kopjes van Jos als twee druppels water op die van Douwe Egberts. Dit is tegen het zere been van Douwe Egberts BV.

(3) Vraag 4c: Hoe luidt uw advies aan Douwe Egberts BV?

Jos de Vries heeft een recht van voorgebruik (art. 22 GModVo). Douwe Egberts kan niet optreden.

GV: De vraag is of de kopjes van De vries als werk auteursrechtelijk zijn beschermd. Volgens Spoor/Verkade/Visser kan men de vraag stellen of het uitgesloten geacht moet worden dat twee auteurs, onafhankelijk van elkaar, precies hetzelfde werk maken. Wanneer die vraag bevestigend moet worden beantwoord, dan mag aangenomen worden dat van een werk sprake is. In dit geval is het antwoord ‘nee’, zodat geen sprake is van een werk en De Vries ondanks zijn harde werk geen auteursrecht heeft op zijn kopjes. Er is daarom sprake van een inbreuk op het (Gemeenschaps)modelrecht van Douwe Egberts BV waartegen die op grond van art. 3.16 BVIE kan optreden, eventueel aangevuld met een optreden tegen slaafse nabootsing (art. 6:162 BW)

Parfumeriehuis Dior heeft een heerlijke nieuwe geur ‘InVinceAble’ ontwikkeld. Een mannengeur bestaande uit een combinatie van citrus, lavendel, een vleugje jasmijn, zoete specerijen en oriëntaalse houtsoorten. Dior komt bij u om advies en wil weten of en zo ja hoe haar nieuwe product door het intellectuele eigendomsrecht beschermd kan worden.

(10) Vraag 5: Wat zou u adviseren?

Auteursrecht: HR heeft in Lancome weliswaar aangenomen dat een geur auteursrechtelijk beschermd kan worden, maar na HvJ Heksenkaas is zeer twijfelachtig of dit stand kan houden.

Merkenrecht: geur kan niet via merkrecht worden beschermd (HvJ Sieckmann). De naam ‘InVinceAble’ kan wel als merk worden ingeschreven.

GV: Zie Lancôme/Kecofa, bescherming geurmerk achterhaald door Levola/Smilde

Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn (waar mogelijk met een verwijzing naar een arrest of artikel)

(2) Vraag 6a: Voor schadevergoeding is toerekenbaarheid vereist. Die toerekenbaarheid ziet op kennis van het bestaan van het recht en op de inbreuk zelf.

Onjuist KB nr. 813 GV: Onjuist?

(2) Vraag 6b: Aan een bekend Uniemerk komt geen bescherming toe in de lidstaten waar het niet bekend is.

Onjuist (HvJ Iron&Smith/Unilever). GV: Onjuist Pago

(2) Vraag 6c: Voor het aannemen van inventiviteit is van belang of het objectieve probleem waarvoor de uitvinding een oplossing of verbetering biedt, door de gemiddelde vakman is onderkend.

Onjuist (HR Leo Pharma/Sandoz). GV: Onjuist Leo Pharma/Sandoz

(2) Vraag 6d: Het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekendheid van een merk veronderstelt dat is aangetoond dat is gewijzigd of dat er een grote kans bestaat dat gedrag in de toekomst wijzigt.

Onjuist (HvJ Intel/HvJ Wolf). GV: Onjuist L’Oréal/Bellure

(2) Vraag 6e: De bescherming tegen het stichten van nodeloos verwarringsgevaar is in duur beperkt.

Onjuist (HR Borsumij/Stenman). GV: Juist Broeren/Duijsens

Philips bezit een Italiaans en Nederlands octrooi met betrekking tot een nieuw type scheerapparaat. In Italië brengt haar licentienemer Rasoio de scheerapparaten in het verkeer. In Frankrijk bezit Makron een nationaal Frans octrooi met betrekking tot dezelfde scheerapparaten. Makron is juridisch en economisch geheel onafhankelijk van Philips. Vorige week is Philips geconfronteerd met invoer in Nederland door Terpstra van drie partijen van de bewuste scheerapparaten: partij A heeft Terpstra bij Rasoio in Italië gekocht, partij B bij Makron in Frankrijk en partij C bij Shenzen in China. Philips wil zich tegen de invoer door Terpstra van zowel partij A, B en C verzetten en komt bij u om advies.

(10) Vraag 7: Wat zou u haar adviseren?

• Octrooirecht is ten aanzien van partij A uitgeput: in EER met toestemming (vanwege economisch/juridische verbondenheid) van Philips in het verkeer gebracht;
• Octrooirecht is ten aanzien van partij B niet uitgeput: weliswaar in EER in het verkeer gebracht maar niet met toestemming van Philips;
• Octrooirecht is ten aanzien van partij C niet uitgeput: niet met toestemming van Philips in de EER in het verkeer gebracht.

GV: Op basis van haar octrooien heeft Philips (en haar licentiehouders) het uitsluitend recht om het voortbrengsel (het scheerapparaat) in het verkeer te brengen in Nederland en Italië. De octrooien zien niet op algehele bescherming in de EU.

In geval Terpstra de partijen scheerapparaten in Nederland invoert om deze in voorraad te houden zonder het oogmerk deze aan te bieden op de Nederlandse markt is geen sprake van een inbreuk (art. 53 lid 1 onder a. ROW).

In geval Terpstra de scheerapparaten wel in Nederland wil aanbieden, zijn de volgende gevallen te onderscheiden:

• De Italiaanse partij is door Philips’ licentiehouder rechtmatig in het EU-verkeer gebracht waarmee het octrooi is uitgeput, er is geen sprake van een inbreuk;
• De Franse partij is door Makron geproduceerd onder het Franse octrooi en daarmee rechtmatig in het EU-verkeer gebracht; het Philips-octrooi heeft geen betrekking op deze apparaten zodat geen sprake van een inbreuk;
• De Chinese partij is volgens de casus niet geproduceerd onder enig EU-octrooi zodat het op de markt aanbieden in Nederland een inbreuk oplevert o.g.v. art. 53 lid 1 onder a. ROW.

Advies: optreden tegen het op de markt brengen van de Chinese partij.

(10) Vraag 8: Wat voor een soort merk is het rode zool merk van Louboutin en welke gevolgen zou de inwerkingtreding van het nieuwe BVIE (per 1 maart 2019) mogelijk kunnen hebben voor de geldigheid van het rode zool merk?

In ieder geval geen vormmerk (en waarschijnlijk een kleurmerk) en mogelijk nietigheid vanwege uitbreiding van wezenlijke waarde beperking tot alle merken welke uitbreiding mogelijk terugwerkende kracht heeft (zie college 19 september 2018 slides 33 t/m 48).

GV: (TLG) De Voorzieningenrechter oordeelt dat de rode zool van Louboutin als merk zowel elementen van een kleur- als een vormmerk bevat. Het merk kan niet los gezien worden van de waar, waarbij bovendien geldt dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen. omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren, doet niet af aan verwarringsgevaar, nu er ook sprake kan zijn van “post-sale confusion”. De Voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk van Louboutin.

IEF 18484

PG: Reikwijdte uitsluitingsgronden sinds 1 maart 2019 vergroot: Art. 2.2bis lid 1 sub e BVIE: geweigerd of nietig verklaard worden “tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, of een ander kenmerk dat, een … Heel kort door de bocht: vormen die franje hebben stranden niet op grond van aard of techniek (de eerste twee gedachtestreepjes), maar die franje doet de vorm waarschijnlijk de das om omdat de vorm dan de wezenlijke waarde van de waar uitmaakt.

GV: De kenmerkende rode zool van Louboution valt dus niet langer te registreren in nieuwe BVIE!

NB: (Siedsma) Het BVIE is aangepast aan de Merkenrichtlijn 2015. Het BVIE is op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Zo komt het vereiste van de grafische voorstelling van een merk te vervallen waardoor bijvoorbeeld klankmerken door middel van een MP3-bestand kunnen worden gedeponeerd. Daarnaast worden uitsluitingsgronden uitgebreid en geharmoniseerd met “andere kenmerken van waren”. De huidige wetgeving sluit registratie als merk uit voor driedimensionale vormen in het geval dat de vorm

• wordt bepaald door de aard van de waar, of
• noodzakelijk is om een technisch resultaat te verkrijgen, of
• een wezenlijke waarde aan de waar geeft.

De nieuwe wetgeving sluit niet alleen voornoemde vormen uit voor registratie, maar ook andere kenmerken van waren in het geval deze inherent zijn aan de waar. Voorbeeld: kleur of geur. Ook wordt in het gewijzigde BVIE opgenomen dat de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig worden opschreven, zodat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen. Ook wordt een regeling voor inschrijving van certificeringsmerken ingevoerd. Dit zijn merken die aangeven dat de houder garandeert dat de producten of diensten aan bepaalde kenmerken voldoen.

(4) Vraag 9: Is de weigering een licentie te verlenen geoorloofd?

In beginsel wel, omdat de mogelijkheid een licentie te weigeren behoort tot het wezen van ieder IE- recht. Maar in uitzonderlijke omstandigheden kan de licentieweigering misbruik opleveren. Van belang is met name of de onderneming die om de licentie heeft verzocht niet voornemens is zich in wezen te beperken tot het aanbieden van producten of diensten die de houder van het intellectuele eigendomsrecht reeds op de afgeleide markt aanbiedt, maar de bedoeling heeft nieuwe producten of diensten aan te bieden die de houder niet aan- biedt en waarvoor een potentiële vraag van de consumenten bestaat. Alleen in dat geval is een dwanglicentie aan de orde.

Zie KB nr. 848. N.B. zie HvJ IMS/Health.

GV: In beginsel is weigering geoorloofd, tenzij sprake is van 1) een algemeen belang dat verlening van een licentie wenselijk maakt (art. 57 lid 1 ROW), 2) een octrooi dat niet voldoende wordt toegepast (art. 57 lid 2 ROW) of 3) een licentie die nodig is om een later geoctrooieerde uitvinding te kunnen toepassen (art. 57 lid 4 ROW).

(4) Vraag 10: Wat wordt in het IE-recht bedoeld met wapperen?

Zie KB nr. 782.

GV: Wanneer een beweerdelijk inbreukmaker wil dat een rechthebbende ophoudt met het inroepen van (“wapperen met”) zijn IE-recht, kan hij een zogenaamd “wapperverbod” (in het Engels ook wel “anti-suit injunction” genoemd) vorderen. Zie KB 803

Koen Bandsma heeft een woningwebsite ‘www.huursnel.nl’. Door middel van ‘scraping’ verzamelt Koen het woningaanbod dat verschillende verhuurmakelaars op hun websites presenteren. Koen zet de woningen vervolgens op overzichtelijke wijze op zijn eigen website. Daarbij neemt Koen alle informatie over, zoals foto’s en omschrijvingen van de woningen. Iedere 24 uur actualiseert Koen het woningaanbod, zodat hij geen woningen aanbiedt die reeds verhuurd zijn. De handelwijze van Koen is tegen het zere been van de verhuurmakelaars.

(10) Vraag 11: U wordt gevraagd de verhuurmakelaars te adviseren over hun mogelijkheden om op te treden tegen Koen Bandsma.

De omschrijvingen en foto’s zijn auteursrechtelijk beschermd. Er is sprake van een openbaarmaking en een verveelvoudiging. Er is geen beperking van toepassing. Er is dus sprake van auteursrechtinbreuk. Onduidelijk is of ook sprake is van inbreuk op het sui generis databankrecht. Betwijfeld kan worden of het woningaanbod zelf gecreëerde gegevens betreffen die niet mogen meetellen voor de vraag of sprake is van een substantiële investering (HvJ William Hill/BHB). Vermoedelijk is dit niet het geval, omdat de makelaars de gegevens m.b.t. het woningaanbod niet zelf creëren, maar verzamelen van de verhuurders. Daarnaast is het mogelijk dat de verhuurmakelaars substantieel geïnvesteerd hebben in de presentatie van de woningen op hun eigen websites. Indien inderdaad substantieel geïnvesteerd is in de verkrijging, de controle of de presentatie van de databank (art. 1 lid 1 sub a Dw), dan is de overname door Koen Bandsma is strijd met artikel 2 lid 1 sub a Dw.

GV: De verhuurmakelaars hebben zeer waarschijnlijk een databankrecht. Daartoe is vereist dat sprake is van ‘een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering ex art. 1 lid 1 sub a Dw. Volgens de casus heeft elke makelaar een dergelijke investering gedaan door de overzichtelijke beschrijvingen van de woningen met foto’s via hun website beschikbaar en doorzoekbaar te maken.Zij hebben als  producent van hun databank het uitsluitende recht om toestemming te verlenen voor onder andere het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank ex art. 2 lid 1 sub a Dw. Door het fenomeen scraping – het onrechtmatig hergebruik door Koen van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databanken van de verhuurmakelaars – is er sprake van een inbreuk op dit uitsluitend recht (Innoweb/Wegener).

Advies: optreden tegen het onrechtmatige hergebruik van databankgegevens.

(i). Volgrecht inroepen; art. 43 Aw e.v.;

(ii). Dat is een verveelvoudiging en openbaarmaking, maar geen inbreuk omdat beroep op art 23 Aw mogelijk is;

(iii). Dat is een openbaarmakingshandeling waartegen opgetreden kan worden omdat uitputtingsregel niet van toepassing is; HvJ Art & Allposter/Pictoright;

Verkoop door Van Veen van logo (los van grille): art. 10 UMVo.

Verkoop door Stadman van grille: er is sprake van overeenstemmend teken voor soortgelijke waren waardoor verwarringsgevaar kan ontstaan (art. 9 lid 2 sub b UMVo). Indien aangenomen zou moeten worden dat oplettend publiek niet in verwarring zal raken, dan ook ongerechtvaardigd voordeel halen uit het bekende merk (art. 9 lid 2 sub c UMVo). Geen beroep mogelijk op art. 14 lid 1 sub c UMVo want niet in overeenstemming met loyaliteitsverplichting; HvJ Gillette (nb uit Engels vonnis: “Customers expect that the spare part of a third-party manufacturer will look the same as those made by the original equipment manufacturer. Thus, a radiator grille for an Audi must have a space where the Audi logo can be affixed. However, in the case at hand, the appellant has not argued that the specific form of the mounting fixture is necessary to make look the radiator grille identical to a grille manufactured by Audi. The Audi logo could therefore be affixed onto a mounting fixture that does not look like the four-ring emblem.”). De modelrechtelijke reparatieclausule laat niet toe dat de fabrikant van reserveonderdelen ook het (auto)merk op zijn waren aanbrengt (nb HvJ Ford/Wheeltrims).

Schiffmacher: er is sprake van een openbaarmaking (art. 12 Aw) van het werk van Schiffmacher. Het vertonen van het artwork is een mededeling aan het publiek (art. 3 Arl). Niet op de plaats van oorsprong / onbepaald / niet te klein / winstoogmerk / nieuw publiek / noemen van een relevant arrest van het HvJ. Geen beperking van toepassing. Optreden;

Depay: hij is herkenbaar aan zijn tatoeage (HR Breekijzer). De foto/het portret op het artwork is niet met zijn toestemming vervaardigd. Art. 21 Aw is van toepassing. Depay heeft een redelijk/verzilverbaar belang. Er is geen redelijke vergoeding aan hem aangeboden (HR Cruijff/Tirion). Optreden. Ook kan aan HR Discodanser (inbreuk persoonlijke levenssfeer gedacht worden) maar dan valt vergoeding lager uit.

Deze overweging klopt om twee redenen niet: (i) concurrenten kunnen ook een beroep doen op overtreding van art. 6:193a BW, en (ii) voor toepassing titel 3, afdeling 4 van boek 6 BW is wel van belang op welke doelgroep de reclame zich richt. Art. 6:194 BW is immers alleen van toepassing op misleidende reclame gericht op ondernemingen.

De handelwijze van Dirk doet afbreuk aan de reputatie van Albert. Albert kan als houder van de oudere handelsnaam optreden tegen het gebruik van het merk door Dirk o.b.v. art. 6:162 BW. Ten aanzien van de merkaanvraag van Dirk moet Albert eerst wachten tot de aanvraag overgaat in registratie. Na registratie kan Albert de nietigheid van het merk van Dirk inroepen wegens kwade trouw o.b.v. art. 2.2bis lid 2 BVIE jo. art. 2.28 lid 1 of 2.30bis lid 1 sub a BVIE.

1. Onjuist (HvJ Cofemel/G-Star Raw).
2. Onjuist (HvJ Spiegel Online).
3. Onjuist (HR MSD/Teva).
4. Onjuist (HvJ AGA/Occlutech).
5. Onjuist (HvJ Philips/Remington Lego of Doceram dan wel HR Capri Sun/Riha).

Nee, zie HvJ Combit/Commit.

Zie KB nr. 223.

Met inroeping van prioriteitsrecht gebaseerd op de Amerikaanse aanvrage alsnog een Europees octrooi aanvragen en wel binnen 12 maanden na die aanvrage; art. 4 Verdrag van Parijs en art. 87-89 EOV dan wel ex art. 61 EOV (art. 78 ROW) de aanvrage opeisen.

Zie KB nr. 826.

Ja mits sprake is van een spoedeisend belang (KB nr. 798)

Fitness.nl heeft hoogstwaarschijnlijk een databankrecht. Vereist is daarvoor dat substantieel is geïnvesteerd en het lijkt erop dat dat hier is gebeurd, bijvoorbeeld doordat substantieel geïnvesteerd is in de totstandkoming van de zoekfunctionaliteiten. Toepassing HvJ Innoweb/Wegener. Er is sprake van hergebruik van het geheel of een substantieel deel van de inhoud van de databanken van Fitness.nl ex art. 2 lid 1 sub a Dw.

Audi GmbH is onder meer houder van het (bekende) Uniewoordmerk “AUDI” voor automobielen en -onderdelen. Audi wordt regelmatig geconfronteerd met bedrijven die vervangings- en reparatieonderdelen aanbieden, zoals koplampen, velgen en grilles. Zo bemerkte zij vorige week dat autobedrijf Post gevestigd te Paterswolde – die niet tot het officiële dealernetwerk van Audi behoort – via de webshop www.allesvooraudi.nl zulke onderdelen verkoopt. Op de website van Post worden velgen aangeboden met de volgende begeleidende tekst:

Op de door Post aangeboden velgen is het Audi-merkrecht niet aangebracht.

(10) Vraag 1: Kan Audi met succes optreden tegen de domeinnaam en de advertentie van Post?

Ten aanzien van de advertentie: Post maakt gebruik van het merk in het economisch verkeer (art. 9 lid 3 sub e UMV). Hetzelfde teken wordt gebruikt voor dezelfde waren. Audi kan zich daar in beginsel tegen verzetten op grond van art. 9 lid 2 sub a UMV. Maar geen inbreuk, want nodig om de bestemming aan te geven (artikel 14 lid 1 sub c en HvJ Gillette).

Ten aanzien van de domeinnaam: dit is in beginsel gebruik van het teken anders dan voor waren of diensten. De UMV kent geen “sub d” grond, maar teruggevallen kan worden op artikel 17 lid 2 UMV. Dit artikel verwijst naar het nationale recht inzake onrechtmatige daad. Audi kan zich dus beroepen op art. 6:162 BW. Die open norm kan worden ingevuld met art. 2.20 lid 2 sub d BVIE. Omdat Post met de website ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het bekende merk Audi, kan Audi met succes optreden.

Begin 2019 heeft Van der Vaart zich georiënteerd omtrent de realisatie van een golfbaan in het dorpje Schipborg (provincie Drenthe). In het voorjaar van 2019 heeft hij daarvoor (financiële) steun gezocht bij de provincie Drenthe en een aantal banken. Hij is in deze fase naar buiten getreden onder de naam “De Zeven Uilen” en zijn voorbereidende activiteiten hebben geleid tot publicaties in dag- en weekbladen. Vlak na deze publicaties heeft Jansen in Schipborg een sportzaak geopend waarin hij vooral golfspullen verkoopt. Hij voert de handelsnaam “De Zeven Uilen”. Daarnaast heeft Jansen het teken “De Zeven Uilen” op 25 juni 2019 als Benelux-woordmerk (voor sportkleding) gedeponeerd. Het merk is inmiddels ingeschreven en wordt door Jansen gebruikt. Na alle voorbereidingen is de golfbaan van Van der Vaart op 1 januari 2020 geopend. Hij voert de handelsnaam “De Zeven Uilen”, maar heeft deze naam niet in het handelsregister ingeschreven.

(10) Vraag 2: Van der Vaart wil opkomen tegen de handelwijze van Jansen. Wat zou u hem adviseren?

Van der Vaart heeft een oudere handelsnaam. Tijdens voorbereidingsfase ontstaat ook een beschermingswaardige handelsnaam; HR Consulair. Weliswaar is de aard van beide ondernemingen niet precies hetzelfde, maar goed verdedigbaar is dat er sprake is van indirect verwarringsgevaar; art. 5 Hnw. Op basis daarvan kan Van der Vaart opkomen tegen het gebruik van de naam door Jansen als handelsnaam. Daarnaast tegen merkgebruik ex art. 6:162 BW optreden (Eurotyre: IEF 4495). Dat Van der Vaart zijn handelsnaam niet heeft ingeschreven doet aan het voorgaande niets af. Sommeren te stoppen dus. Depot zou te kwader trouw kunnen zijn. Art. 2.2bis lid 2 BVIE geeft geen limitatieve opsomming. Dus ex art. 2.28 lid 1 BVIE tevens de nietigheid van de inschrijving van het depot inroepen.

TT noemen inschrijving handelsnaam niet vereist voor bescherming handelsnaam onder Hnw

III. Nestlé is houder van het Uniemerk Calvé ingeschreven voor pindakaas. Het Uniemerk wordt alleen in Nederland gebruikt en is aldaar zeer bekend. Sinds vorige week wordt Nestlé geconfronteerd met gebruik van het identieke teken door Siemens voor software in Duitsland.

(10) Vraag 3: Nestlé wil tegen deze handelwijze van Siemens optreden. Wat zou u haar adviseren?

Evt. optreden dient te geschieden onder art. 9 lid 2 onder c UMVo (niet soortgelijke waren). Maar is die vordering kansrijk? Waarschijnlijk niet: (i) is gebruik in slechts één lidstaat voldoende instandhoudend gebruik? Dat is volgens HvJ Onel/Omel (normaal gebruik van een Uniemerk veronderstelt gebruik op een groter grondgebied dan een enkele lidstaat, behoudens bijzondere omstandigheden m.b.t. de marktsituatie van product of dienst) niet uitgesloten, maar in dit geval nog lang niet zeker. Dat betekent dat (Siemens) het verval van het Uniemerk ex art. 58 lid 1 sub a UMVo waarschijnlijk met succes kan inroepen; (ii) bovendien zal moeten worden bezien of zich een van de schadefactoren in de zin van art. 9 lid 2 onder c UMVo voordoet. Dat is gezien HvJ Iron & Smith/Unilever niet heel waarschijnlijk (in internationale situatie is er een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek dat teken in verband brengt met het bekende uniemerk…; r.o. 30, vgl Pago: gebruik Uniemerk in nationale situatie: enkele feit dat het Uniemerk alleen nationaal (i.c. Oostenrijk) bekend is in Oostenrijk maakt dat het merk bekend is in een aanzienlijk dele van de Unie zodat je kunt optreden). Advies: vordering is niet heel kansrijk.

Elk jaar wordt in New York de meest toonaangevende beurs ter wereld gehouden op het gebied van badkameraccessoires. De gehele badkamerbranche uit vrijwel alle landen van de wereld komt daar een kijkje nemen om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen. Begin 2019 was er ook zo’n “badkamer-beurs”. Joop Feenstra heeft deze beurs bezocht. Hij zag daar een prachtig, door A. Borehole, vormgegeven zeepbakje. Hij is van plan dit zeepbakje als asbakje in Nederland op de markt te brengen. Na gedegen onderzoek blijkt dat een dergelijk asbakje in Nederland (en trouwens ook in België en Luxemburg) nog niet eerder is verkocht, afgebeeld of tentoongesteld. Eind 2019 heeft hij het asbakje als model bij het BBIE gedeponeerd en dat depot is inmiddels ingeschreven. Feenstra’s concurrent Robbie Does krijgt lucht van deze inschrijving.

Vraag 4: Kan Robbie Does zich met succes tegen de inschrijving van het depot verzetten?

Zie art. 3.23 lid 1 sub b BVIE inzake nietigverklaring: Does kan de nietigheid inroepen; hij is belanghebbende (want concurrent). Is het model nieuw? Is het voor het publiek ter beschikking gesteld; art. 3.3 lid 3 BVIE? Ja het is tentoongesteld en kon ter kennis zijn gekomen van ingewijden in de betrokken EER-sector. Irrelevant is waar de feiten zich hebben voorgedaan die tot de bekendheid hebben geleid, zelfs al hebben deze zich voorgedaan buiten de EER. Dat het zeepbakje in de Benelux niet is verkocht, afgebeeld of tentoongesteld doet niet ter zake. Dat van verschillende sectoren sprake is maakt niet uit; HvJ ESS/Nivelles.

Geef aan of de volgende stellingen juist of onjuist zijn (waar mogelijk met een verwijzing naar een arrest of artikel):

(2)   Vraag 5a: Het eigen gezicht op de markt kan niet verwateren.

Onjuist ; HR All Round/Simstars.

(2)  Vraag 5b: De merkinschrijving van een voor-voorgebruiker is altijd te kwader trouw verricht.

Onjuist; BenGH Winner Taco.

(2)   Vraag 5c: Buitenlandse handelsnamen kunnen in Nederland beschermd worden.

Juist; HR Matrix/Sebastopol. Ook Lido-arrest (nv)

(2)   Vraag 5d: Een stelsel van selectieve distributie voor luxeproducten dat primair tot doel heeft het luxe-imago van die producten in stand te houden kan verenigbaar zijn met art. 101 VWEU.

Juist; HvJ Coty Germany.

(2)   Vraag 5e: Het enkel aanbieden van een auteursrechtelijk beschermd werk zonder dat daarna de eigendom van dat werk door verkoop overgaat valt niet onder het distributierecht.

Onjuist; HvJ Dimensione/Knoll.

Vraag 6: Wat wordt in het intellectueel eigendomsrecht bedoeld met het formaliteitenverbod?

Op grond van de Berner Conventie mogen bij dat verdrag aangesloten landen auteursrechtelijke bescherming niet afhankelijk stellen van het verrichten van bepaalde formele handelingen, zoals het deponeren en registreren van het werk of het betalen van taksen. Zie KB nr. 652.

Vraag 7: Wat wordt bedoeld met het begrip “ex parte”? Vermeld in uw antwoord een relevant wetsartikel. N.B. een letterlijke vertaling van dit uit het Latijn afkomstige begrip levert geen punten op.

In een ex parte procedure kan de rechter vanwege ernstige spoed een onmiddellijke voorziening (verbod) bij voorraad geven zonder de vermeende inbreukmaker op te roepen. Zie art. 1019e Rv en KB nr. 799.

Hoffmann B.V. heeft voor een zalf waarmee eczeem kan worden genezen op 1 maart 2017 een Europese octrooiaanvrage inge­diend. Dit product is een doorbraak in de bestrijding van deze vervelende kwaal want een dergelijk product be­stond niet. De aanvrage wordt op 15 juli 2018 gepubliceerd en het octrooi wordt op 1 maart 2019 verleend. Roche B.V. komt op 1 januari 2019 met een zalf op de markt waarmee eczeem kan worden genezen. In de inbreukprocedure kan Roche bewijzen dat zij op 1 januari 2017 in haar fabriek in Geleen de zalf al heeft geproduceerd.

(6) Vraag 8a: Stel nu dat de zalf van Roche onder de beschermingsomvang van het octrooi van Hoffmann valt, heeft Hoffmann dan na octrooiverlening recht op een ver­bod op verdere verhandeling van de zalf?

Nee, want Roche heeft recht van voorgebruik. art. 55 ROW (de voorberei­dingen voor toepassing van de werkwijze waren begon­nen).

(vervolg)

Stel dat Roche niet kan bewijzen dat zij op 1 januari 2017 in haar fabriek in Geleen de zalf al heeft geproduceerd. Roche is echter niet voor een gat te vangen en voert in de inbreukprocedure ook als verweer aan dat zij de basisstoffen van de zalf van een licentie­nemer van Hoffmann in Frankrijk betrekt en Hoffmann haar dus niet kan verbieden de zalf te produceren.

(5) Vraag 8b: Is dit verweer juist?

 Nee, het feit dat de basisstoffen van de octrooihouder afkom­stig zijn, geeft de inbreukmaker nog niet het recht de werkwij­ze toe te passen. Geen uitputting (art. 53 ROW).

(vervolg)

De werkwijze waarvoor Hoffmann octrooi heeft aangevraagd, is uitgevonden door de laboratorium medewerker van Hoffmann, de heer A. Bakker, die door de directie van Hoffmann speci­aal op het eczeem-project is gezet. Hij stelt dat in zijn beloning niet is verdisconteerd een vergoeding wegens gemis aan octrooi. Hij vordert van zijn werkgever Hoffmann 5% royalty per verkochte tube. Deze vergoeding is volgens Bakker niet meer dan billijk nu Hoffmann gigantische winsten maakt met de zalf. Hoffmann wil hier niets van weten en Bakker stapt naar de rechter.

(5) Vraag 8c: Zal de rechter zijn vordering toewijzen?

Zeer twijfelachtig, want ex 12 lid 6 ROW is een gratifi­catie-achtige vergoeding reëel en geldelijk belang vinding dient niet als uitgangspunt te gelden; HR Van Ginneken/Hupkens (commerciële waarde van octrooi kan niet als grondslag dienen voor een billijke vergoeding).

DNA BV is een uitgever van Nederlandse fietskaarten. Voor de vervaardiging van zijn kaarten heeft DNA BV gebruik gemaakt van de niet auteursrechtelijk beschermde topografische kaarten van het overheidslichaam Het Kadaster. Het Kadaster heeft DNA BV dringend verzocht te stoppen met de productie en verkoop van zijn kaarten. DNA BV heeft daarop gereageerd en aangegeven dat zijn handelwijze toelaatbaar is omdat hij slechts enkele geografische gegevens uit de topografische kaart van Het Kadaster heeft gelicht, waardoor van onrechtmatig handelen geen sprake kan zijn.

(9) Vraag 9: Het Kadaster komt bij u om advies. Wat zou u haar adviseren?

De kaarten van Het Kadaster zijn beschermd door het databankenrecht. Het begrip databank/zelfstandige elementen moet ruim worden uitgelegd. De zelfstandige informatieve waarde van een element (art. 1 lid 1 onder a Dw) dat uit een verzameling is gelicht moet worden beoordeeld in het licht van de waarde die de informatie heeft voor welke derde dan ook die belangstelling toont voor dat element; HvJ Freistaat Bayern. Dus doorzetten/optreden. Maar heeft het Kadaster ex art. 8 lid 2 Dw wel een voorbehoud gemaakt?

Twee weken geleden is mevrouw Jansen overleden. Zij was een groot fan van Gerard Joling. Op haar begrafenis (waar meer dan 50 personen aanwezig waren) is een cd met verschillende liedjes van Joling gedraaid.

(9) Vraag 10: Stel dat die liedjes auteursrechtelijk beschermde werken zijn. Is sprake van auteursrechtinbreuk?

Er is sprake van een openbaarmaking van de werken in de zin van art. 12 Aw omdat sprake is van een openbaarmaking op de plaats van oorsprong. De criteria van het HvJ zijn niet van toepassing. Art. 12 lid 4 Aw evenmin omdat besloten kring beperkt uitgelegd moet worden en de aanwezigen op een begrafenis daaronder niet vallen. Er is dus sprake van een auteursrechtinbreuk. KB nr. 584.

Alternatief: sprake van publiek dat niet op plaats van oorsprong is; nu een cd, maar eerste openbaarmaking in opnamestudio (SGAE/Hotelles arrest, zie Van Diepen), iets zeggen over criteria HvJ, uiteindelijk beide leiden tot inbreuk. Ga voor tentamen maar snel uit van ‘onbepaald publiek’ (doctrine PG)

Hierboven links ziet u afgebeeld een kunstwerk van de (bekende) Chinese kunstenaar Ai Weiwei. Hij heeft de ramen van de Amsterdamse Food Hallen volgestopt met reddingsvesten die door asielzoekers op het strand van het Griekse eiland Lesbos zijn achtergelaten. Het kunstwerk was in de zomer van 2019 te bewonderen. Op een mooie zomeravond heeft autofabrikant VW de gelegenheid te baat genomen en een van haar nieuwe model auto’s voor het kunstwerk geparkeerd en vervolgens enkele foto’s genomen. Een van die foto’s (zie de afbeelding hierboven rechts) is door VW gebruikt in haar reclamecampagne ter introductie voor haar nieuwe model auto. Zoals uit onderstaande foto valt af te leiden is Ai Weiwei niet blij met de handelwijze van het Duitse autoconcern. Hij wil stappen ondernemen tegen VW.

(10) Vraag 11: Wat zou u hem adviseren?

Er is sprake van een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van art 1 jo art 10 lid 1 Aw, er zijn immers vrije creatieve keuzes gemaakt. De kenmerkende trekken van het werk zien we herkenbaar terug in de foto van VW. VW heeft het werk verveelvoudigd en openbaar gemaakt. VW kan geen beroep doen op art. 18a Aw omdat het werk niet permanent aan de openbare weg is geplaatst. Er is dus sprake van inbreuk. Zijn werk wordt ex art. 47 Aw door de Aw beschermd. Verbod + (behoorlijke) schadevergoeding vragen.

Omdat kunstenaar is, kan hij onder NL bescherming vragen (obscure bepaling) ex 47 aw

Easy Toys BV exploiteert een webshop in seksspeeltjes. Zij is de nieuwe shirtsponsor van voetbalclub FC Emmen. Om dat te vieren heeft Easy Toys BV de hierboven afgebeelde ludieke foto op haar website geplaatst. De (afgebeelde) bekende heren van de voetbaltalkshow Veronica Inside (v.l.n.r. Johan Derksen, Wifred Genee en René van der Gijp), die normaal gesproken wel in zijn voor een geintje, zijn dit keer not amused. Zij willen zich verzetten tegen de publicatie van deze foto.

Wat zou u hen adviseren? (Geschatte tijd: 24 minuten)

Niet in opdracht vervaardigd portret dus is art. 21 Aw van toepassing. Hebben de heren van VI een redelijk belang? Zij kunnen zich beroepen op HR Discodanser en HR Cruijff/Tirion. Afbeelding in commerciële reclame-uiting is in beginsel een aantasting van hun persoonlijke levenssfeer. Daarnaast bezitten zij een verzilverbare populariteit en hebben zij het recht op een redelijke vergoeding. Dus kansrijk. Wellicht is er ruimte voor een parodieverweer maar in een commerciële setting wellicht niet zo kansrijk.

* Normering vraag 1

Alles 1 pnt behalve eerste bullet

• Niet in opdracht vervaardigd portret 2 pnt
• dus is art. 21 Aw van toepassing  1 pnt
• Hebben de heren van VI een redelijk belang? 1 pnt
• Afbeelding in commerciële reclame-uiting is in beginsel een aantasting van hun persoonlijke levenssfeer.  1 pnt
• HR Discodanser 1 pnt
• Daarnaast bezitten zij een verzilverbare populariteit 1 pnt
• en moet hen een redelijke redelijke vergoeding aangeboden worden  1 pnt
• HR Cruijff/Tirion  1 pnt
• Dus kansrijk / verbod / schadevergoeding  1 pnt

GV: De casus slaat op openbaarmaking van een portret zonder toestemming van de geportreteerden (portrechtrecht ex art 20 Aw). De portretten zijn een werk in de zin van art 10 lid 1 onder 9 Aw.

Easy Toys gebruikt de portretten op een ludieke manier en zou een beroep kunnen doen op de parodie exceptie ex art 18b Aw. Maar dat valt te betwisten, de portretten van de heren van VI zijn niet zomaar gekozen maar duidelijk in het kader van een commerciele uiting (uiting nieuwe sponsor FC Emmen). 

Commercieel gebruik dus. Om die reden zijn de overwegingen van HR Cruijff/Tirion van toepassing, de heren hoeven openbaarmaking van hun portret niet te dulden. Zij hebben een verilverbare populariteit en er is hen geen vergoeding geboden die recht doet aan de mate van populariteit van de heren in het economisch verkeer. 

Verzet tegen publicatie is dus zinvol, eventueel aangevuld met een schadevordering ex 6:162 BW

Mist:
– Niet in opdracht vervaardigd portret (2)
– dus is art. 21 Aw van toepassing (1)
– Hebben de heren van VI een redelijk belang? (1)
– Afbeelding in commerciële reclame-uiting is in beginsel een aantasting van hun persoonlijke levenssfeer (1)
– HR Discodanser (1)

Punten: 4/10

Vorige week zondag liep Mark Rutte in zijn vrijetijdskleding eventjes naar zijn werkkamer in Het Torentje. Freelancefotograaf Esther Boelens, die hem toevallig voorbij zag lopen, heeft de hieronder afgebeelde foto van hem genomen en deze vervolgens op haar website geplaatst. Sportschoenenfabrikant Adidas heeft een dag later deze foto van de website van Boelens gedownload en op haar eigen website geplaatst. Daarnaast is Adidas een reclamecampagne begonnen en heeft zij in alle grote steden van Nederland billboards geplaatst waarop de foto van Boelens te zien is met daarop de slogan “Onze Minister President staat op zijn strepen”.

Boelens die voor de handelwijze van Adidas geen toestemming heeft gegeven is woest en komt bij u om advies. Wat zou u haar adviseren. (Geschatte tijd: 28 minuten)

Optreden tegen plaatsing van de foto; zie HvJ Cordoba. Optreden tegen posters is ook kansrijk. Verveelvoudigen en openbaar maken en er gelden geen beperkingen.

* Normering vraag 2

Plaatsen op website

• mededeling niet op de plaats van oorsprong 1 pnt
• art. 3 ARl 1 pnt
• plaatsen op website is niet geoorloofd   1 pnt
• omdat sprake is van een nieuw publiek  1 pnt
• immers het publiek dat door Adidas wordt bereikt is door Boelens niet ingecalculeerd  1 pnt
• HvJ Cordoba 1 pnt

Billboard

• de foto van Boelens wordt verveelvoudigd / art 13 Aw   2 pnt
• en vervolgens openbaar gemaakt / art. 12 Aw  2 pnt
• er zijn geen beperkingen van toepassing 1 pnt
• dus inbreuk / optreden  1 pnt

GV: De casus slaat op zowel het 1. openbaarmakingsrecht (plaatsing op de website) als het 2. verveelvoudigingsrecht (gebruik in reclame). De foto is een beschermd werk in de zin van art 10 lid 1 onder 9 Aw. Boelens heeft het exclusieve recht op openbaarmaking en verveelvoudiging van het werk.

Ad 1: Door plaatsing op haar website doet zij mededeling van haar werk aan het publiek in de zin van art 3 Arl. Omdat zij hiermee het werk voor eenieder vrij toegankelijk ter beschikking stelt, zonder beperkende maatregelen, is er geen sprake van een nieuw publiek wanneer Adidas via dezelfde techniek (internet) het werk op haar eigen website publiceert (arrest Svenson). Adidas maakt dus geen inbreuk op haar openbaarmakingsrecht.

Ad2: Bij het gebruik in de reclame is sprake ontlening (arrest Una Voce Populare). Door het commerciële gebruik is er geen sprake van beperkingen in de zin van paragraaf 6 Aw zoals een beeldcitaat (art 15a Aw), rapportage van een actuele gebeurtenis (art 16a Aw, het betreft hier immers een reclame uiting en geen nieuwsuiting door Adidas), parodie (art 18b Aw) of ondergeschikte betekenins (ar 18a Aw). Adidas maakt dus inbreuk op het auteursrecht van Boelens. Boelens kan dus optreden tegen Adidas ogv art 13 Aw in samenhang met art 6:162 BW.

Advies: aanspreken Adidas op onrechtmatig gebruik van de foto in de reclame.

Mist:
Plaatsen op website:
– mededeling niet op de plaats van oorsprong (1)
– plaatsen op website is niet geoorloofd (1)
– sprake van een nieuw publiek (1)
– het publiek dat door Adidas wordt bereikt is door Boelens niet ingecalculeerd (1)
– HvJ Cordoba (1) Billboard:
– de foto van Boelens wordt openbaar gemaakt / art. 12 Aw (2)

Punten 5/12

IKEA heeft aan Hella Jongerius opdracht gegeven om een mooie vaas te ontwerpen. Zo gezegd zo gedaan en Hella ontwerpt een fraai en oorspronkelijke vaas. IKEA vervaardigt 222 van deze vazen en biedt deze sinds 2019 in haar Nederlandse vestigingen te koop aan. Goossens biedt  sinds vorige week precies dezelfde vazen in haar vestigingen te koop aan. Hella en IKEA zijn not amused en willen Goossens aanpakken.

Wat zou u hen adviseren? (Geschatte tijd: 24 minuten)

Er is een werk dat door Goossens verveelvoudigd en openbaar gemaakt wordt; art. 12 en 13 Aw. Die handelingen zijn aan de auteursrechthebbende voorbehouden. Krachtens art. 3.8 lid 2 jo. art. 3.29 BVIE is dat IKEA; zie HR S&S/Esschert (termijn van respijt is verlopen). Bovendien zou Hella  een beroep kunnen doen op een NIG (termijn van respijt is verlopen). Wellicht staat ook een beroep op art. 6:162 BW open (eigen gezicht op de markt).

* Normering vraag 3:

Auteursrecht

• Goossens verveelvoudigt en/of maakt openbaar / art. 12 Aw – art. 13 Aw  1 pnt
• IKEA is auteursrechthebbende  1 pnt
• art. 3.8 lid 2 BVIE 1 pnt
• art. 3.29 BVIE    1 pnt
• die artikelen zijn ook van toepassing als er geen modelinschrijving is; HR S&S/Esschert  1 pnt

NIG

• Ex art. 14 GModVo is Hella de ontwerper   1 pnt
• en heeft NIG   1 pnt
• we zitten nog binnen de termijn van 3 jaar   1 pnt

Art. 6:162 BW

• slaafse nabootsing / art. 6:162 BW   1 pnt
• optreden    1 pnt

GV: Casus gaat over samenloop van auteursrecht en europees modelrecht. Er is sprake van een werk met EOK en PS van de maker, het model is nieuw en heeft een eigen karakter (NEK) ex art 3.1 BVIE.

Omdat de vaas in opdracht is ontworpen is art 3.8 BVIE van toepassing, IKEA geldt in dat geval als ontwerper. Onduidelijk is of het model is ingeschreven, maar ook in geval van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel model (NIG) is bescherming mogelijk (3 jaar ex art 11 GModVo)

Voor toepassing van art 3.29 jo art 3.8 BVIE is immers voldoende dat het voortbrengsel (de vaas) een model is in de zin van art 3.1. lid 2 BVIE doordat het model ‘het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan’ vormt (arrest S&S/Esschert). Het auterusrecht komt dan toe aan de opdrachtgever, ook wanneer er geen sprake in van een onde de BVIE  beschremd model 

Goossens maakt inbreuk op het modellenrecht van IKEA/Jongerius en kan worden aangesproken op grond van onrechtmatige slaafse nabootsing (6:162 BW).

Goossens aanspreken dus

Mist:
Auteursrecht:
– Goossens verveelvoudigt en/of maakt openbaar / art. 12 Aw
– art. 13 Aw (1) NIG:
– Ex art. 14 GModVo is Hella de ontwerper (1)
– Hella heeft NIG (1)
– we zitten nog binnen de termijn van 3 jaar (1)

Punten: 6/10

In het plaatsje Nes op Ameland heeft Frans Nobel vorige maand een café geopend onder de naam ‘Nes Café’. Deze naam staat in grote letters op de gevel geschreven. Het Zwitserse bedrijf Nestlé SA  is houder van het bekende en geldige Benelux-merk ‘Nescafé’, dat sinds 1987 ingeschreven is voor waren in klasse 30 (koffie). Zij is niet zo blij met deze naamkeuze van Frans Nobel en wenst zich daartegen te verzetten.

Ziet u mogelijkheden voor Nestlé om zich tegen Nes Café met succes te verzetten? (Geschatte tijd: 24 minuten)

Frans Nobel gebruikt de naam Nes Café ter onderscheiding van zijn onderneming en derhalve als handelsnaam. Nestlé kan zich daartegen verzetten op grond van artikel 5a Handelsnaamwet, nu zij een ouder merkrecht heeft en (indirect) verwarringsgevaar te duchten is. Daarnaast kan Nestlé zich beroepen op art. 2.20 lid 2 sub d BVIE (gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten). Gelet op de bekendheid van het merk Nescafé is het aannemelijk dat Frans ongerechtvaardigd voordeel uit de bekendheid/het onderscheidend vermogen van dit merk trekt. Daarnaast wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen, omdat sprake is van verwarringsgevaar (Wolf, r.o. 37). Hoewel Nes Café in het plaatsje Nes gevestigd is, levert dit geen geldige reden op. Dus: inbreuk, Nestlé kan optreden en een verbod eisen.

* Normering vraag 4:

Merk

• Gebruik als handelsnaam                                                                                                          1 pnt
• Is gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten                                      1 pnt
• 2.20 lid 2 sub d BVIE                                                                                                                    1 pnt
• Sprake van ongerechtvaardigd voordeel, gelet op de bekendheid van Nescafé              1 pnt
• Afbreuk aan het onderscheidend vermogen, omdat sprake is van verwarringsgevaar   1 pnt
• HvJ Wolf                                                                                                                                          1 pnt
• Geen geldige reden                                                                                                                      1 pnt

Hnw

• Art. 5a Hnw                                                  1 pnt
• Vanwege verwarringsgevaar                     1 pnt 
• – Optreden/verbod/schadevergoeding    1 pnt

GV: Casus gaat om een (ouder) Benelux-merk (Nescafe) tegen een handelsnaam (Nes Café). 

Hoewel er ongetwijfeld koffie zal worden geschonken in het cafe is er geen sprake van gelijke of overeenstemmende waren of diensten bij het gebruik van het teken ‘Nes Café’. Bovendien is de naam van het cafe geen teken in de zin van art 2.1 BVIE.

Er is wel sprake van verwarringsgevaar, op zijn minst auditieve verwarring. Ogv art 2:20 lid 2 sub d BVIE in samenhang van 6:162 BW kan Nestlé optreden vanwege het trekken van onrechtvaardig voordeel bij het gebruik van de naam Nes Cafe.

Bovendien kan Nestlé ogv art 5a Hnw een verbod vorderen vanwege de geringe mate van afwijking van de naam met het merk waardoor publieke verwarring over de herkomst te duchten is.

Nes Café kan zich dus met succes verzetten.

Mist:

Merk
– Is gebruik anders dan ter onderscheiding van waren of diensten 1 pnt
– Afbreuk aan het onderscheidend vermogen, omdat sprake is van verwarringsgevaar 1 pnt
– HvJ Wolf 1 pnt
– Geen geldige reden 1 pnt

Punten: 6/10

Het Franse farmaceutisch bedrijf Sanofi SA heeft een werkwijze ontwikkeld voor de bereiding van een medicijn ter bestrijding van de ziekte van Kahler (een aandoening van het beenmerg). In de conclusies van het octrooi wordt melding gemaakt van een recept, waarbij een zevental stoffen bij een temperatuur van 85 tot 115 graden Celsius worden vermengd, inclusief de met het recept verkregen vloeistoffen (het uiteindelijke medicijn). Het  Europese octrooi voor deze werkwijze is door Sanofi aangevraagd op 10 mei 2019. Op 18 september 2019 wordt het Europese octrooi verleend en op 4 oktober 2019 gepubliceerd in het Europees Octrooiblad. Het Europese octrooi heeft werking in Nederland. Vorige week is het Nederlandse farmaceutisch bedrijf Nedfarm B.V., een concurrent van Sanofi, erachter gekomen dat in een Amerikaans tijdschrift uit 2016 reeds beschreven staat dat het betreffende medicijn verkregen kan worden door de zeven stoffen bij een temperatuur van 100 graden Celsius te mengen.

Wat zou u Nedfarm adviseren? (Geschatte tijd: 20 minuten)

De 9 maanden om oppositie in te stellen zijn verlopen (art. 99 EOV). Nedfarm kan daarom enkel de nietigheid inroepen van het octrooi wegens niet-nieuwheid (art. 138 lid 1 sub a jo. Art. 54 EOV).

* Normering vraag 5:

• Geen oppositie mogelijk                                         1 pnt
• Termijn van 9 maanden is verlopen                      1 pnt
• Art. 99 lid 1 EOV                                                         1 pnt
• Niet-nieuwheid                                                           1 pnt
• Art. 54 EOV/art. 4 ROW                                             1 pnt
• Art. 100 sub a EOV                                                     1 pnt
• Nietigheid inroepen                                                  1 pnt
• Art. 138 lid 1 sub a EOV/art. 75 lid 1 sub a ROW  1 pnt

GV: een uitvinding wordt als nieuw beschoud indien zij geen deel uitmaakt van de stand der techniel (art 54 lid 1 EOV). 

Nedfarm kan zich beroepen op het feit dat de beschrijving in een Amerikaans tijdschrift uit 2016 behoort tot de stand der techniek (ten tijden van de octrooiverlening) en dus nieuwheidschadelijk is (art 54 lid 2 EOV).

De range in temparatuur die Sanofi aanhoudt (85-115 graden) versus de exacte temepartuur in de Amerikaanse publicatie is niet van belang; dat het proces van voorbrengen ook op (net) iets afwijende temperaturen ook lukt maakt niet dat de uitvinding nieuw/iventief is (arrest Leo Pharme/Sandoz).

Nedfarm kan waarschijnlijk succesvol opppositie voeren tegen de octrooiverlening ex art 99 lid 1 EOV

Mist:
– Geen oppositie mogelijk 1 pnt
– Termijn van 9 maanden is verlopen 1 pnt
– Art. 100 sub a EOV 1 pnt
– Nietigheid inroepen 1 pnt
– Art. 138 lid 1 sub a EOV 1 pnt

Punten:  3/8

VVMM BV is een kledingfabrikant en houder van het geldige en normaal gebruikte Benelux woordmerk ‘Paprika’ voor dameskleding, welk woordmerk op 28 april 2014 door het BOIP is ingeschreven. Sinds vorige week biedt kledingfabrikant LOLLOO BV dameskleding aan onder het merk ‘Lakrika’. Voor dit merk heeft LOLLOO BV een Benelux merkinschrijving aangevraagd, welke aanvraag op 21 december 2020 door het BOIP is gepubliceerd. VVMM BV wil zich tegen de handelwijze van LOLLOO BV verzetten. Zij komt bij u langs voor advies.

Vraag: Wat zou u haar adviseren?

Omdat het een ouder woordmerk heeft kan VVMM BV wel oppositie voeren tegen de inschrijving ogv 2.14 jo 2.2ter lid 1 sub a BVIE om te voorkomen dat het woordmerk van LOLLOO BV wordt ingeschreven, mits de termijn van 2 maanden nog niet is verstreken.

Er zijn twee mogelijkheden: optreden tegen het gebruik van het teken en optreden tegen de aanvraag van het teken / elk goed antwoord levert maximaal 8 punten op / de resterende 2 punten kunnen worden behaald door enkel te wijzen op het feit dat er ook een tweede mogelijkheid is

Het volgende mist (elk gemist onderdeel kost 1 pnt, tenzij anders aangegeven)

– zodat er geen sprake is van overeenstemmende tekens
– niet optreden / weinig kans van slagen

Punten 8/10

Mart Visser is een bekende Nederlandse modeontwerper. Hij is erachter gekomen dat via Netflix een seksfilm kan worden gestreamd waarin de hoofdrolspeelster in een aantal fragmenten van de film een door hem ontworpen jurk draagt. Hij wil Netflix aanspreken en komt bij u langs voor advies.

Vraag: Wat zou u hem adviseren?

Het werk van Visser wordt niet gewijzigd, alleen in de films gebruikt. Het onder d bepaalde van lid 1 van art 25 Aw moet daarom zelfstandig wordne beoordeeld en niet in samenhang met lid c. In dat kader is het nogf maar de vraag of er sprake is van (in)direct nadeel aan de eer of goede naam (reputatie) van de maker (Visser); immers de ontwerpen van Visser hoeven niet direct bekend te zijn bij het brede (Netflix) publiek en dit wordt voor zover bekend in de casus ook niet expliciet duidelijk gemaakt (zijn er logo’s oid in beeld?). Het is dus nog maar de vraag of het publiek een ditect verband legt tussen de jurk en Visser, en dus de eer en goede naam van de ontwerper, met andere woorden een causaal verband lijkt te ontbreken.

Het advies aan Visser moet helaas luiden dat hij waarschijnlijk met lege handen blijft staan.

Mist:
– Publiek niet op de plaats van oorsprong (1)
– Mededeling/terbeschikkingstelling (1)
– Onbepaald publiek (1)
– Nieuw publiek (1)
– Winstoogmerk (1)
– Incidentele verwerking/citeren (1)
– Art. 18a Aw/art. 15a Aw (1)
– Sprake van aantasting (1)

Punten 2/10

In 2012 is Yvonne Verschuur in de stad Rotterdam het thuiszorgbedrijf met de handelsnaam “Thuiszorgbedrijf Verschuur” gestart. Deze handelsnaam geniet in de omgeving van Rotterdam de nodige bekendheid. In 2012 is de handelsnaam ook in het handelsregister ingeschreven. In december 2020 heeft (het bedrijf van) Yvonne haar activiteiten uitgebreid naar Assen. Zij wordt daar geconfronteerd met het thuiszorgbedrijf van Anneke Terpstra dat onder de handelsnaam “Thuiszorgbedrijf Verschuur” in de hele provincie Drenthe zaken doet. Anneke heeft het bedrijf en de handelsnaam in 2014 van Freek Verschuur gekocht. Freek is in 2013 met dit bedrijf gestart. Noch Anneke noch Freek hebben er aan gedacht om de handelsnaam van het bedrijf in het handelsregister in te schrijven.

Vraag: Wiens positie in de provincie Drenthe is ten aanzien van de handelsnaam “Thuiszorgbedrijf Verschuur” sterker? Wat kan zij tegen de ander doen?

Miele BV is een bekende stofzuigerfabrikant. Zij heeft in 2019 twee Gemeenschaps-modelaanvragen ingediend. Een voor een verbindingsstuk dat de stofzuiger met de stofzuigerslang verbindt (foto links (het modelrecht omvat enkel het verbindingsstuk; de foto met verbindingsstuk en slang is slechts bedoeld ter illustratie/verduidelijking)) en een voor een stofzuigerzak (foto rechts).

Beide modelaanvragen zijn door het EUIPO in 2019 ingeschreven. Onderdelenhuis BV verkoopt replica-stofzuiger-onderdelen die als twee druppels water lijken op de Miele-modellen, maar veel goedkoper zijn. Miele BV is dat een doorn in het oog en sommeert Onderdelenhuis BV om met onmiddellijke ingang de verkoop van de verbindingsstukken en stofzuigerzakken te staken en gestaakt te houden.

Vraag: Onderdelenhuis BV komt bij u om advies. Wat zou u haar adviseren?

Gilette gebruikt de volgende reclameslogan: ‘The best a man can get’.

Vraag: Is het gebruik van deze reclameslogan rechtmatig?

De De slogan is dus rechtmatig.

Punten 3/3

Boer Koekoek is eigenaar van een hele grote schuur te Zuidlaren. Deze schuur verhuurt hij aan WWvN BV. WWvN BV heeft in deze schuur 50 marktkramen geplaatst en verhuurt deze aan derden die daar elke zondag hun waren aanbieden. Afgelopen zondag heeft de bekende Friese meubelontwerper Feico Westra een bezoekje aan de schuur gebracht en is zich een hoedje geschrokken. Alle marktkramers/standhouders blijken hun stands te gebruiken om de bezoekers van de schuur nagemaakte auteursrechtelijk beschermde design-meubels aan te bieden. Ook meubels van Westra.

Vraag: Westra komt bij u voor advies en wil weten wie hij ter zake van auteursrechtinbreuk kan aanspreken?

De exploitant van de marktplaats kan worden verplicht de inbreuk te doen staken, waartoe dezelfde voorwaarden van toepassing zijn als die voor elektronische marktplaatsen (L’Oreal/eBay). Als exploitant wordt aangemerkt degene die de markt organiseert en dat is WWvN BV, niet eigenaar Koekoek (Tommy Hilfiger/Delta Center).

Er mist:

– ex art. 26d Aw 1 pnt

Punten 4/5

Deposant te kwader trouw, art. 2.2bis lid 2 BVIE – (voor-voorgebruiker) Het verrichten van een depot van een merk moet niet noodzakelijkerwijs als te kwader trouw in de zin van art. 2.2.bis lid 2 BVIE worden aangemerkt indien de deposant weet dat van eerder gebruik, als in deze bepaling nader omschreven, door een derde sprake is doch deze derde, in de verhouding tot de deposant, niet de eerste gebruiker van het merk is omdat de deposant zelf nog eerder van het merk gebruik maakte (de voor-voorgebruiker).

KB 303/356/416

Het Hof concludeert dat de nationale rechters een zorgvuldige afweging hebben gemaakt tussen het recht van de uitgevers om de informatie te verspreiden en het recht op respect voor het privéleven van de klagers, in overeenstemming met de door het EHRM geformuleerde criteria. In die omstandigheden is er geen sprake van een schending van art. 8 EVRM.

KB 625

Auteursrecht. Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Bewijs. 1019g Rv. Onrechtmatig bewijsbeslag. Anders dan de voorzieningenrechter IEF 14060 is er geen auteursrecht op rotan fietsmanden van Basil. De elementen zijn functioneel en de materiaalkeuze is triviaal. Een verbod is niet toewijsbaar aangezien er geen auteursrecht rust op de Basil Denton en het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel reeds is geëxpireerd, zodat er geen spoedeisend belang uit volgt. Burgers Lederwarenfabriek moet bewijzen dat de Dian-mand op de Ambiente Beurs in Frankrijk publiekelijk is getoond.

KB 223/235/260/269/749/806

IEF 14964

Handelsnaam. Recht op domeinnaam; bescherming tegen gebruik zelfde of overeenstemmende domeinnaam?; art. 6:162 BW; maatstaf; zuiver beschrijvende aanduiding voor diensten of producten; bijkomende omstandigheden vereist. Voor zover de Handelsnaamwet de gebruiker van een handelsnaam geen bescherming geeft, met name doordat deze hem slechts beschermt tegen het gebruik van dezelfde of van een overeenstemmende naam als handelsnaam (art. 5 Hnw), biedt art. 6:162 BW aanvullende bescherming tegen het latere gebruik van dezelfde of een overeenstemmende naam dat verwarring wekt, bijvoorbeeld in een domeinnaam. Het recht op een domeinnaam is niet wettelijk geregeld. De rechthebbende wordt tegen later gebruik door een ander van dezelfde of een overeenstemmende domeinnaam beschermd als dat gebruik jegens hem onrechtmatig is of als voor die bescherming een contractuele grond bestaat. Ook ten aanzien van het gebruik van een naam die overeenstemt met een domeinnaam kan van onrechtmatigheid sprake zijn als dat gebruik verwarring wekt. Nu het in beginsel voor eenieder mogelijk moet zijn zich van een aanduiding te bedienen die beschrijvend is voor zijn diensten of producten, ook in een domeinnaam, is het gebruik van een dergelijke aanduiding, ook indien verwarringwekkend, alleen onrechtmatig indien bijkomende omstandigheden dat meebrengen.

In Stokke/Fikszo van het Hof ’s-Gravenhage (B9 8029) staat een aantal interessante rechtsoverwegingen over het auteursrechtelijke totaalindrukken-criterium. Het hof neemt m.i. afscheid van het 5. Decaux/Mediamax-arrest en sluit aan bij de ontwikkeling van het totaalindrukken-criterium in de jurisprudentie van de HR, met name bij het 7. Una Voce Particolare-arrest. KB 570: de bepaling van de totaalindruk de onbeschermde elementen (uit het eerdere werk) niet mogen worden weggedacht. Zij kunnen immers een oorspronkelijke combinatie vormen. Indien echter van zo’n oorspronkelijke combinatie geen sprake is, dan behoren de niet-auteursrechtelijk beschermde elementen (uit het eerdere werk) bij de overeenstemmingsvraag geen rol te spelen.

EOK&PS, zie ook Infopaq I en Van Dale/Romme
Totaalindruk overgenomen beschermde trekken S&S/Esschert

KB 260/525/570

Dit arrest heeft betrekking op de interpretatie van art. 30 lid 3 ROW (vgl. Art. 53 leden 3 en 4 ROW) betreffende de onderzoeksvrijstelling. Een beroep daarop is alleen dan succesvol, indien er sprake is van handelingen die zuiver wetenschappelijk van aard zijn of enkel gericht op enig de strekking van de octrooiwet verwezenlijkend doel, zoals het verder ontwikkelen van de techniek. Dit omvat niet het tijdens de duur van het octrooi verrichten van hetgeen ingevolge de wet op de geneesmiddelenvoorziening is vereist om het reeds bekende, geoctrooieerde geneesmiddel onmiddellijk na afloop van het octrooi op de markt kunnen brengen.

KB 82

Sinds Meyn/Stork nieuwe koers: De raad zoekt bij uitleg van een octrooi meer aansluiting bij de bewoordingen van de conclusies dan voorheen. In dit arrest gaat de HR nader in op de betekenis van de leer van het wezen van de geoctrooieerde uitvinding (53 lid 2 ROW). Daarnaast besteedt hij uitvoerig aandacht aan het bepaalde in 69 EOV en het daarbij horende protocol, in het bijzonder met betrekking tot het juiste midden tussen redelijke bescherming van de octrooihouder en redelijke rechtszekerheid voor derden. In dit verband komt ook de betekenis van het (openbare gedeelte van het) verleningsdossier aan de orde. Brinkhof vraagt zich af of rol verleningsdossier wel overeenkomt met standpunt van de HR, aangezien in deze niet overeenstemt met het protocol, daar wordt niet over het verleningsdossier gesproken.

TT In HR Ciba Geigy/Ote Optics heeft de HR volgens de auteur ten onrechte beslist dat het verleningsdossier als bron van uitleg mag dienen of HR Van Bentum/Kool is de HR volgens de auteur te ruimhartig. Die benadering is in strijd met art. 69 EOV: het uitbreiden van de beschermingsomvang van een octrooi tot (equivalente) maatregelen die de octrooihouder had kunnen claimen is in beginsel in strijd met de rechtszekerheid.

KB 53/89/90/92/803/806

zie AGA/Occlutech

Portretrecht/verzilverbare populariteit. Terug naar de recente uitspraak van de HR. In het algemeen overweegt hij dat aan het privacybelang in het bijzonder een zwaar gewicht toekomt indien het gaat om personen die geen publieke bekendheid genieten. Voor personen die in de publieke belangstelling staan door hun beroep, is de openbaarmaking van foto’s die deze beroepsuitoefening betreffen en zijn gemaakt in voor het algemeen publiek toegankelijke plaatsen, tot op zekere hoogte inherent aan hun beroepsuitoefening.

Met betrekking tot een eventueel commercieel belang, overweegt de HR dat het van de omstandigheden van het geval afhangt wanneer een vergoeding redelijk is. “In ieder geval zal de vergoeding recht moeten doen aan de mate van populariteit of bekendheid van de geportretteerde en in overeenstemming dienen te zijn met de waarde van het exploitatiebelang van de geportretteerde in het economisch verkeer. Indien vaststaat of onbetwist is dat een redelijke vergoeding is aangeboden (en bescherming van privacybelangen niet aan de orde is), zullen in beginsel bijkomende omstandigheden nodig zijn voor het oordeel dat openbaarmaking jegens de geportretteerde onrechtmatig is.”

In concrete zin is de toetsing in cassatie beperkt, aangezien de eerdergenoemde afweging van het recht op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer en de vrijheid van meningsuiting in hoge mate feitelijk van aard is. De HR laat het bestreden arrest van het Hof in stand. Door te oordelen dat er geen redelijk belang van Cruijff was geschonden, ging het Hof niet uit van een verkeerde rechtsopvatting. Het Hof overwoog in dit verband onder andere dat de foto’s niet in relevante mate betrekking hadden op het privéleven van Cruijff. Daarnaast is het boek bedoeld om het in voetbal geïnteresseerde publiek over het talent van Cruijff te informeren en zijn de foto’s niet diffamerend voor Cruijff. Tevens kan niet worden gesteld dat de afbeeldingen schadelijk zijn voor zijn reputatie.

Het Hof erkent dat er daarnaast sprake kan zijn van een verzilverbare populariteit en dat er derhalve een redelijk belang van Cruijff kan bestaan zich tegen de foto’s te verzetten, indien geen redelijke vergoeding aan hem is aangeboden. Cruijff kan zich echter ook op dit belang niet meer met succes beroepen daar hij niet voldoende heeft toegelicht dat het niet aanvaarde aanbod in de omstandigheden niet redelijk was.

TT Commerciële belangen die gemoeid zijn bij de openbaarmaking van het portret van bekende personen vinden onder art. 8 EVRM geen bescherming. (=ONjuist)

KB 391/625/626

Auteursrechtelijke bescherming van de geur(combinatie) van originele parfums, art. 10 Aw 1912, werkbegrip van de Auteurswet, maatstaf, Premier League r.o. 96-99; IE Klassiekers

KB 585

Beroep op handelsnaambescherming ook voor de naam waaronder een onderneming naar buiten treedt terwijl zij nog slechts voorbereidingen treft voor regelmatige bedrijfsmatige activiteiten in het handelsverkeer; een verzoek o.g.v. art. 6 Hnw is slechts toewijsbaar indien de te wijzigen naam een handelsnaam is in de zin van de handelsnaamwet

KB 53/91/102/501/502/503/527/758/761

Verwarring Zowel indien het publiek de nabootsing voor het origineel houdt, als wanneer het meent dat de betrokken producten – ook als deze niet identiek zijn, maar een overeenstemmende totaalindruk maken – van dezelfde of economisch verbonden onderneming(en) afkomstig zijn, is sprake van verwarring die de aankoopbeslissing van dat publiek kan beïnvloeden. (noot Geerts): Mede gelet op art. 10bis lid 3 onderdeel 1 Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom moet het verwarringsbegrip ruim uitgelegd worden. Het verwarringsbegrip omvat zowel directe als indirecte verwarring. Van directe verwarring is sprake als het publiek de imitatie voor het origineel kan houden. Van indirecte verwarring is sprake als de betrokken producten, hoewel verschillend, zodanige overeenstemmende kenmerken vertonen dat het publiek aan een herkomst uit eenzelfde onderneming kan denken (HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:938, NJ 2017/315; IER 2017/39; AA 2017/6, p. 535; BIE 2017/5 (All Round/Simstars)).

Aangezien het verbod op slaafse nabootsing ertoe strekt marktdeelnemers te beschermen tegen oneerlijke concurrentie, gaat het bij de beoordeling van de vraag of de consument een nabootsing zal kunnen verwarren met het nagebootste product, om de invloed van de gelijkenis op diens aankoopbeslissing. Daarbij is bepalend de totaalindruk van elk product en de beschouwing daarvan door een weinig oplettend kopend publiek dat de beide producten meestal niet naast elkaar ziet. De rechter moet dus rekening houden met het onvolmaakte herinneringsbeeld van de kopers van het product (All Round/Simstars-arrest).

Uit het All Round/Simstars-arrest volgt voorts dat bij de beoordeling of sprake is van (een gevaar voor) verwarring, de rechter alle relevante omstandigheden van het geval dient te betrekken. Daarbij behoeft hij niet als regel ervan uit te gaan dat voor de verwarringsvraag aan punten van overeenstemming meer gewicht toekomt dan punten van verschil. Eveneens afhankelijk van de omstandigheden van het geval is of en in hoeverre het publiek zich in het kader van een aankoopbeslissing zal laten leiden door de wijze waarop de producten na aankoop zijn of worden waargenomen, of (ook) zal letten op onderdelen die bij gebruik niet zichtbaar zijn, en op de verpakking van de diverse waren.

KB 749

Zie ook Hyster/Carry Krane en Lego

Ook indien de plaats waar partijen zijn gevestigd en het gebied waarin zij huizen te koop aanbieden of vragen niet dezelfde zijn, kan verwarring bij het publiek zijn te duchten.

KB 501/502/503

Portretrecht, redelijk belang burger bij commercieel gebruik portret De opname van een portret in een reclame voor een product of dienst heeft tot gevolg dat de geportretteerde door het publiek geassocieerd zal worden met dat product of die dienst, waarbij het publiek in het algemeen – en doorgaans terecht – ervan uit zal gaan dat het gebruik van het portret niet zal zijn geschied zonder toestemming van de geportretteerde en de opname van het portret in de reclame-uiting zal opvatten als een blijk van publieke ondersteuning van het product of de dienst door de geportretteerde. Op deze gronden is het op een dergelijke wijze gebruiken van een portret in beginsel aan te merken als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de geportretteerde.

TT: Dergelijk gebruik is in beginsel een aantasting van de persoonlijke levenssfeer.

KB 32/625

Wanneer sprake van een portret-herkenbaarheid? (Naturiste-arrest: kan ook blijken uit lichaamshouding) Bij Breekijzer (HR 2003) ging het om de overval-journalistiek van Pieter Storms. Deze bracht de directeur van een reisbureau netjes “geblurd” in beeld. Hoewel diens gezicht dus niet te herkennen was, kon die herkenning wel plaatsvinden uit andere omstandigheden, aldus de HR.

TT: Er is geen sprake van een portret (in de zin van art. 19-21 Aw) indien het gezicht is afgeblokt, zoals men wel doet in de media bij verdachten van een strafbaar feit. (=Onjuist)

KB 624

Een bij afnemers van de producten bestaande behoefte aan standaardisatie is een rechtvaardiging voor het verwarringwekkend nabootsen van een product, gegeven de behoefte bij een aanmerkelijk deel van het in aanmerking komende publiek aan bouwsteentjes die door compatibiliteit en uitwisselbaarheid met LEGO en DUPLO worden gekenmerkt, waarvoor vereist is dat de steentjes zich in maatvoering en uiterlijk niet onderscheiden van die van Lego; de veronderstelling van het hof dat het, vanwege de voor de speelmogelijkheden met LEGO en DUPLO essentiële compatibiliteit, bepaald voor de hand ligt dat potentiële kopers zich niet alleen laten leiden door hetgeen aan nieuwe producten te koop wordt aangeboden, maar ook door hetgeen zij op het gebied van dat speelgoed al in huis hebben of waarvan zij weten dat het kind waarvoor het is bestemd er al meer van heeft, impliceert dat het hof andere overwegingen die bij (potentiële) kopers van constructiespeelgoed een rol (kunnen) spelen heeft gewogen en te licht bevonden; de uiterlijke verschillen tussen de steentjes van Mega Brands en die van Lego — de kleur en de (plaats van de) naamsvermelding — zijn voldoende om te oordelen dat de verplichting is nageleefd om bij het nabootsen alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk en nodig is om te voorkomen dat door de als gevolg van de aanpassing aan de standaard bestaande gelijkheid van beide producten gevaar voor verwarring ontstaat of vergroot wordt.

KB 227/310/505/749

Auteurs: Opheffing van het gesloten stelsel beperkingen Dior probeerde op basis van het auteursrecht op de verpakkingen van haar parfums te voorkomen dat het Kruidvat de verpakkingen in haar reclamefolder afdrukte. Op deze manier poogde Dior via de auteursrechtelijke weg de parallelimport van haar producten te voorkomen, nu dit op basis van haar uitgeputte merkrecht niet langer mogelijk was. De Aw kent geen specifieke beperking met betrekking tot deze situatie. Aangezien het stelsel der beperkingen sinds jaar en dag geacht werd gesloten te zijn, dreigde Dior derhalve met een beroep op haar auteursrecht de wederverkoop door het Kruidvat te kunnen beletten. In het Dior/Evora-arrest heeft de HR echter ruimte gecreëerd om in een dergelijk geval aan de hand van een afweging van de belangen van de rechthebbende en de maatschappelijke of economische belangen van anderen de grenzen van het auteursrecht nader te beperken. Aldus lijkt de HR het gesloten stelsel van beperkingen te hebben geopend.

Merk; Uitputting en gebruik voor reclame Als het HR reeds prejudiciële vragen aan het HvJ heeft gesteld, dan is het BenGH niet verplicht soortgelijke vragen te stellen en vice versa. Wanneer van een merk voorziene producten door de houder van dat merk of met zijn toestemming in de Gemeenschap in de handel zijn gebracht, staat het een wederverkoper niet alleen vrij deze producten door te verkopen, doch eveneens het merk te gebruiken om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen. De uitputtingsregel ziet dus ook op het maken van reclame. Dit geldt ook als een wederverkoper die gewoonlijk gelijkaardige artikelen verkoopt die evenwel niet noodzakelijkerwijs van dezelfde kwaliteit zijn als de van het merk voorziene producten, het merk op de in zijn bedrijfssector gebruikelijke wijze gebruikt om de verdere verhandeling van deze producten bij het publiek aan te kondigen, tenzij wordt aangetoond, dat in de bijzondere omstandigheden van het geval het gebruik van het merk voor dat doel de reputatie van dit merk ernstig schaadt. De auteursrechtelijke bescherming gaat op dit punt niet verder.

KB 283/297/379/392/403/543/593

In dit arrest overweegt de HR, dat niet alleen de octrooihouder zich – onder bepaalde omstandigheden – op het openbare gedeelte van het verleningsdossier mag beroepen, maar dat ook aan een derde (in het bijzonder een van inbreuk beschuldigde gedaagde) in beginsel deze bevoegdheid toekomt.

TT: Bij het bepalen van de beschermingsomvang van een octrooi mag het verleningsdossier enkel worden gebruikt ter verduidelijking van de conclusies. (=Onjuist)

KB 92

In dit arrest komen diverse aspecten die bij de uitleg van octrooien een rol spelen voorbij. De HR overweegt dat het protocol bij art. 69 EOV een richtsnoer is voor het vinden van het antwoord op de vraag hoe ver de beschermingsomvang van een octrooi zich uitstrekt, wanneer de conclusies in het licht van de beschrijving en de tekeningen worden onderzocht. De gezichtspunten uit 98. Ciba Geigy/Oté Optics hoeven niet allemaal en ook niet in ieder afzonderlijk geval in aanmerking te worden genomen. In hoeverre dat het geval is, wordt bepaald door factoren als de aard van het octrooi en de beschrijving van de uitvinding, alsmede door het partijdebat. Voor het toekennen van een ruime bescherming aan een ‘pioniersuitvinding’ bestaat dan grond, indien de toepassingsmogelijkheden van de vinding, als gevolg van het sterk vernieuwende karakter daarvan, door de opsteller van het octrooischrift niet volledig kunnen worden voorzien en overzien, en als gevolg daarvan daarin ook niet afdoende kunnen worden beschermd en geclaimd. De HR geeft ook nog een overweging ten overvloede met betrekking tot het verleningsdossier onder verwijzing naar 100. Dijkstra/Saier.

KB 25/49/69/70/71/72/74/75/76/77/78/89/90/91/92/100/116

ISP behoort NAW af te geven indien onrechtmatigheid aannemelijk is en de benadeelde partij een gerechtvaardigd belang heeft. In deze zaak oordeelde de HR dat iemand die onrechtmatig handelt op Internet verantwoordelijk moet kunnen worden gehouden door de benadeelde partij. Een ISP behoort daarom de NAW gegevens van een abonnee die onrechtmatig handelt af te geven aan de benadeelde partij in plaats van de anonimiteit te garanderen. De rechtbank oordeelde eerder dat Lycos onrechtmatig handelde door te weigeren de NAW-gegevens van de sitehouder aan de benadeelde partij, postzegelhandelaar Pessers, te verstrekken. In hoger beroep werd dit door het Hof bevestigd. De HR wees het cassatieverzoek van Lycos af en heeft alle bezwaren van Lycos tegen de uitspraak van het hof verworpen. De HR oordeelde dat een ISP de gebruikersgegevens op aanvraag van de benadeelde partij behoort af te geven indien de onrechtmatigheid aannemelijk is en de benadeelde partij een gerechtvaardigd belang heeft. De benadeelde partij hoeft daarvoor dus niet naar de rechter.

KB 635

Het Europese geharmoniseerde auteursrechtcriterium, namelijk dat het moet gaan om een ‘eigen intellectuele schepping van de maker’ geldt voor alle gebruiksvoorwerpen (vgl. ook 13. Stokke/Fikszo). Voor toepassing van art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE is niet vereist dat sprake is van een voor bescherming in aanmerking komend model als bedoeld in art. 3.1 lid 1 BVIE, maar is voldoende dat het voortbrengsel een model is in de zin van art. 3.1 lid 2 BVIE doordat het model ‘het uiterlijk van een voortbrengsel of een deel ervan’ vormt. Dit heeft tot gevolg dat het auteursrecht krachtens art. 3.29 jo. 3.8 BVIE kan toekomen aan een werkgever of opdrachtgever, zelfs als geen sprake van een onder de BVIE beschermd model.

TT: Ten aanzien van ingeschreven modellen mogen lidstaten zelf bepalen wat de drempel voor auteursrechtelijke bescherming is. (=Onjuist)

TT Voor toepassing van art. 3.29 in verbinding met art. 3.8 BVIE is vereist dat sprake is van een voor bescherming in aanmerking komend model als bedoeld in art. 3.1 lid 1 BVIE. (=Onjuist)

KB 260/261/525

IEF 12816

Aangezien het, in het algemeen gesproken, aan een ieder moet vrijstaan om aan zijn industriële producten een zo groot mogelijke deugdelijkheid en bruikbaarheid te geven, is het — tenzij door een ander aan de Octrooiwet of aan de Auteurswet ontleende rechten daaraan in den weg staan — niet verboden om te dien einde, ten eigen voordele en mogelijk tot nadeel van een concurrent, van in diens producten geopenbaarde resultaten van inspanning, inzicht of kennis gebruik te maken, zelfs wanneer enkel ten gevolge van dat gebruik maken tussen het eigen product en dat van den concurrent bij het publiek verwarring mocht kunnen ontstaan. Nabootsing van het product van een concurrent is dus alleen dan ongeoorloofd, indien men zonder aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid afbreuk te doen op bepaalde punten evengoed een anderen weg had kunnen inslaan en men door dit na te laten verwarring sticht. Ook het voeren van reclame op een wijze, die verwarring in de hand werkt, moet achterwege blijven, doch een verzuim te dien aanzien kan niet tot een verbod van het in den handel brengen van het product, doch enkel tot dat van een aldus opgezette reclame leiden.

KB 33/748/749

Toelaatbaar (beeld)citaat (HR 26 juni 1992, NJ 1993, 205). Hierin werden tekeningen van Damave getoond bij een boekbespreking. Hoewel de tekeningen uit het boek kwamen, werden ze op zich niet besproken in de boekbespreking. Toch was dit toegestaan, omdat de afbeelding samen met de tekst ertoe strekte om aan de lezer een indruk van het betreffende boek te geven. Pas als op de afbeelding een zodanige nadruk komt te liggen dat zij in overwegende mate de functie van versiering verkrijgt, ga je de grenzen van het beeldcitaatrecht te buiten. Een willekeurige maar kleine portretfoto van de auteur van een boek zou dus toegestaan zijn bij een boekbespreking. Ook die portretfoto draagt bij aan de boekbespreking; een indruk van de persoon van de auteur kan verhelderend of informatief zijn. Dat wil niet zeggen dat elk hergebruik van een plaatje een toegestaan citaat is. Het beeld moet echt worden overgenomen omdat het nodig is bij de bespreking, kritiek of wat dan ook van dat beeld. Bij een film is een still van een relevante scene bijvoorbeeld toegestaan in de context van een filmkritiek. Bij een artikel over molens een willekeurige afbeelding van een molen tonen is geen beeldcitaat.

KB 597

De verhandeling door Holland Nautic in Nederland van radio-ontvangers van het merk ‘Shipmate’, die zijn ontwikkeld en bestemd om gebruik te maken van het Decca Navigator System (DNS), is jegens Decca geen onrechtmatig parasiteren, ook niet als hiermede Decca nadeel wordt toegebracht en geen bijdrage wordt betaald in de kosten van instandhouding van het DNS.

KB 743/752

Art. 12 lid 6 ROW heeft een uitzonderingskarakter: het heeft betrekking op het geval dat een overeengekomen loon van de werknemer/uitvinder niet geacht kan worden een vergoeding voor het gemis aan octrooi (dat immers de werkgever toekomt) te omvatten. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding dient het geldelijk belang van de uitvinding (en daarbij een veronderstelde licentieovereenkomst tussen werkgever en werknemer) niet als uitgangspunt genomen te worden.

KB 72

Intellectuele eigendom. Merkenrecht. Vormmerk sta-zakje voor vruchtensap. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. De klachten van Capri Sun worden verworpen. Het oordeel van het hof [IEF 18421] blijft overeind. Vormmerk is nietig. Alle wezenlijke kenmerken van de vorm zijn noodzakelijk om een technische uitkomst te verkrijgen (art. 2.1 (oud) BVIE). Ook is geen sprake van slaafse nabootsing. Als er redelijkerwijs geen mogelijkheden zijn om op een andere wijze verwarring te voorkomen, kan het voldoende zijn dat wat betreft uiterlijke kenmerken (kleur en naamsvermelding) afstand van het nagebootste product wordt genomen. Vormmerk nietig op grond van techniekexceptie art. 2.1 (oud) BVIE?; techniekexceptie ook van toepassing bij voldoende alternatieven?; relevantie rechtspraak HvJ EU over techniekexceptie in modellenrecht. Slaafse nabootsing?; maatstaf HR 20 november 2009, NJ 2011/302 (Lego/Mega Brands). R.o. 3.3.2 en  3.3.4

KB 227/281/287/310/723/746/749

IEF 18552

Deceaux/mediamax – 7. Una voce particolare – 13. Stokke/Fikszo: Overeenstemming werken & totaalindrukkencriterium. Begin in 1995 bij het Decaux/Mediamax-arrest. Daarin sanctioneert de HR de werkwijze van het hof, dat oordeelde dat de totaalindrukken van de producten van partijen (i.c. reclamebillboard-houders) ‘zodanig verschillend’ zijn dat van een inbreuk op het aan Decaux toekomende auteursrecht niet gesproken kan worden. Het totaalindrukken-criterium is hier negatief geformuleerd en ontspruit aan de door het hof benoemde verschillen tussen beide producten.

KB 235/525/570

Het hof heeft bij de beoordeling van de bescherming van buitenlandse handelsnaam niet miskend dat beslissend is of handelsnaam van Matrix Inc. destijds reeds een zodanige bekendheid genoot dat hier te lande bij het publiek verwarring te duchten was en dat het niet van belang is of die bekendheid in Nederland was ontstaan door het voeren van die naam in Nederland dan wel op een andere wijze.

KB 501/502

In deze zaak was een conclusie in die zin onzorgvuldig geredigeerd, dat de aanvraagster van het octrooi had nagelaten de ten tijde van het opstellen van die conclusie kenbare, voor de hand liggende uitvoeringsvariant van verweerster daarin op te nemen. De HR beslist, dat ook in z’n geval bij de uitleg van de conclusie moet worden gezocht naar het midden tussen een redelijke bescherming van de octrooihouder en een redelijke rechtszekerheid voor derden.

KB 90

Geen ruimte voor aanvullende bescherming van de maker van een werk op grond van art. 6:162 BW tegen slaafse nabootsing van een stijl of van stijlkenmerken, behoudens bijzondere omstandigheden waaronder niet begrepen de omstandigheid dat de nabootsing nodeloos is en bij het publiek verwarring wekt.

KB 525/570/607/749

Uitleg van artikel 25 lid 1 sub c en d Auteurswet in hun onderlinge verhouding in het licht van artikel 6bis lid 1 Berner Conventie. Beantwoording van de vraag of (de mogelijkheid van) reputatieschade bij misvorming, verminking of andere aantasting van een werk een afzonderlijke voorwaarde is dan wel of die schade met een dergelijke aantasting gegeven is. Beantwoording van de vraag of naast de reputatieschadetoets nog plaats is voor een afzonderlijke belangenafweging.

KB 588/589

IEF 18353

In het Una Voce Particolare-arrest (over beweerdelijke auteursrechtinbreuk op een televisieformat) geeft de HR in 2002 de volgende rechtsregel voor het vermoeden van ontlening: ‘3.3 (…) niet reeds het enkele feit dat tussen een werk waarvoor auteursrechtelijke bescherming wordt ingeroepen en een als inbreukmakend bestreden voortbrengsel punten van overeenstemming bestaan [wettigt] het vermoeden dat het laatste de vrucht is van bewuste of onbewuste ontlening. Daartoe is een mate van overeenstemming vereist die van een zodanige aard en omvang is dat, indien het bedoelde vermoeden niet wordt ontzenuwd, geoordeeld moet worden dat van een ongeoorloofde verveelvoudiging in auteursrechtelijke zin sprake is. (…) 3.5 (…) [V]oor de bedoelde overeenstemmingsvraag [komt het] in een geval als het onderhavige erop aan of het beweerdelijk inbreukmakende werk in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde trekken van het eerdere werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken te weinig verschillen voor het oordeel dat het eerstbedoelde werk als een zelfstandig werk kan worden aangemerkt.’

M.i. combineert de HR hier het totaalindrukken-criterium uit het 5. Decaux/Mediamax-arrest met de leer van de auteursrechtelijk beschermde trekken, inhoudende dat er sprake moet zijn van (herkenbare) overname van auteursrechtelijk beschermde trekken voor beantwoording van de vraag of sprake is van ontlening om te komen tot auteursrechtinbreuk in de zin van artikel 13 Aw. De formulering is positiever dan in het Decaux/Mediamax-arrest; voor een vermoeden van ontlening moeten de totaalindrukken (klaarblijkelijk gebaseerd op dezelfde auteursrechtelijk beschermde trekken) te weinig verschillen.

KB 269/525/570

Octrooirecht. Swiss-type claim. MSD is houdster van verschillende octrooien waar in een ‘Swiss-type claim’ geopenbaard wordt de combinatie van ribavirine en interferon alfa voor de behandeling van chronische hepatitis C. Op basis van deze octrooien brengt MSD de geneesmiddelen Rebetol en Copegus op de markt. Teva heeft in 2009 twee marktvergunningen verkregen voor de verhandeling van generiek ribavirine op basis van een ‘skinny label’ met als referentiegeneesmiddelen Rebetol en Copegus. De rechtbank en het Hof hebben de vorderingen van MSD afgewezen en gesteld dat Teva buiten de beschermingsomvang van de Swiss-type claims valt, door specifiek de geclaimde patiëntencategorie uit te sluiten. Het Hof overwoog eerder: ‘een tweede-medische indicatie’ octrooi beschermt tegen het gebruik van de stof voor de behandeling van de ‘nieuwe’ ziekte. Een ‘subgroep-indicatie octrooi’ beschermt tegen het gebruik van de stof voor de geselecteerde subgroep patiënten’. Voor een categorisch onderscheid tussen de beide typen tweede medische indicaties, gemaakt door het Hof, is in het stelsel van het EOV geen plaats. De enkele aanwezigheid van een carve-out in de SmPC en de bijsluiter van het generieke geneesmiddelen zijn in het algemeen niet toereikend om directe inbreuk uit te sluiten. Tevens is het mogelijk om indirecte inbreuk op een octrooi voor een tweede medische indicatie te maken. Nu de zaak zal worden terugverwezen naar het Hof wordt tevens meegegeven dat ‘een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding’ uitleg vergt van het octrooi en sterk verweven is met waarderingen van feitelijke aard.

KB 84/85/819

IEF 17241

Eén van de voorwaarden waaraan een uitvinding moet voldoen om geoctrooieerd te kunnen worden, is dat zij inventief moet zijn; dat zij niet op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de stand van de techniek. De HR overweegt in dit arrest dat om deze inventiviteit te kunnen aannemen het in zijn algemeenheid niet van belang is of het objectieve probleem waarvoor de uitvinding een oplossing of verbetering biedt, door de gemiddelde vakman zou zijn onderkend. Het is dus mogelijk, aldus de HR, dat pas door de uitvinding kenbaar wordt dat er een bepaald probleem bestond waarvoor de oplossing een uitkomst biedt. Anders ligt het als de octrooihouder zich erop beroept dat de inventiviteit nu juist vooral gelegen was in het onderkennen van het probleem en niet zozeer de daarvoor gevonden oplossing.

KB 53/54/119

IEF 17255

Wanneer sprake van een werk. Persoonlijk stempel uitleg. Tegen dit arrest hebben de erven vervolgens cassatie ingesteld bij de HR. De HR nuanceert de uitspraak van het hof en zet de deur weer op een kier. Volgens de HR betekent de eis dat het werk het persoonlijk stempel van de maker moet dragen namelijk dat er sprake moet zijn van een vorm die het resultaat is van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. Daarbuiten vallen dus voortbrengsels die zo banaal of triviaal van vorm zijn dat daarachter geen creatieve arbeid kan bestaan. Maar het gaat om een kenmerk van het werk zelf (de vorm). Als eis mag niet worden gesteld dat de maker bewust een werk heeft willen scheppen en bewust creatieve keuzes heeft gemaakt. De overweging van het hof dat het werk geen auteursrechtelijk beschermd werk is omdat het karakter van een coherente creatie ontbreekt, is dus onjuist. De zaak wordt terugverwezen, ditmaal naar het hof Den Haag, voor een herbeoordeling van het hoger beroep.

KB 525/529/819

Het klassieke nabootsingscriterium van deugdelijkheid en bruikbaarheid van producten wordt gehandhaafd ondanks een beroep op het verstrijken van octrooirechtelijke bescherming en de beperkte beschermingsduur die de BTMW kent.

TT De bescherming ex art. 6:162 BW tegen het verwarringwekkend slaafs nabootsen van andermans product is in tijd beperkt. (=ONjuist)

KB 749/636

Handelsnaam; vormgeving handelsnamen (logo’s); verwarringsgevaar; maatstaf. Kostenveroordeling op voet 1019h Rv; geen afwijking van art. 237 Rv; toepassing art. 1019h Rv in procedure op voet art. 6 Hnw?; Indicatietarieven in IE-zaken HR. De omstandigheid dat het handelsnaamgebruik van verweerster plaatsvindt door gebruik van haar logo (met een toevoeging) mag een rol spelen bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten. Weliswaar maakt de vormgeving van een naam als zodanig geen onderdeel uit van de handelsnaam, maar bij beantwoording van de vraag of bij het publiek verwarring tussen de ondernemingen is te duchten, dienen alle omstandigheden van het geval te worden meegewogen. Art. 1019h Rv beoogt niet af te wijken van de regel van art. 237 Rv inzake kostencompensatie, doch het hof heeft miskend dat een appellant geheel in het ongelijk wordt gesteld indien de bestreden uitspraak waarin zijn vordering of verzoek geheel is afgewezen, wordt bekrachtigd, ook al geschiedt die bekrachtiging op andere gronden dan die waarop de eerste rechter de afwijzing heeft gegrond.

KB 502/503/506/512

Wanneer sprake van werk? In het arrest bepaalde de HR dat een werk alleen auteursrechtelijk beschermd kan zijn in de zin van artikel 1 van de Auteurswet als het werk:

• een eigen oorspronkelijk karakter heeft (EOK)
• met een persoonlijk stempel van de maker (PS)

Het geschil ging om de vraag of het trefwoordenbestand van de Grote van Dale auteursrechtelijk beschermd is. Het Hof in Amsterdam had bepaald dat de verzameling van woorden als zodanig een auteursrechtelijk beschermd werk was, doch de HR vernietigde deze beslissing, en verwees de zaak terug naar het Hof in Den Haag, met vermelding van bovengenoemde factoren. Het Haagse hof bepaalde vervolgens dat de woordenverzameling inderdaad auteursrechtelijk beschermd was, omdat er bij haar samenstelling “onvermijdelijk subjectieve afwegingen” waren gemaakt (NJ 1994, 58).

KB 525/539/540

EOK&PS, zie ook Stokke/Fikso en Infopaq I

Vandaar dat de HR in het arrest Heertje/Hollebrand oordeelde dat twee sterk gelijkende handboeken economie geen inbreuk opleverden. Een lesboek over economie voor 4VWO moet nu eenmaal bepaalde stof in een bepaalde volgorde bespreken, en de onderwerpen heten nu eenmaal zoals ze heten. Zou de ene auteur echter alinea’s letterlijk hebben overgeschreven van de ander, dan was dat wel inbreuk zijn geweest. Op dat niveau is er tenslotte nog wel ruimte voor een auteur om zijn eigen tekst te schrijven.

KB 570 Het gaat er blijkens het arrest niet alleen om hoe origineel de bewerking is, ook wordt gekeken hoe origineel het origineel is. Inbreuk zal met andere woorden eerder worden aangenomen ten aanzien van een heel eigen, oorspronkelijk werk, dan bij een boek als het onderhavige dat – door zijn bestemming voor het onderwijs – zelf ook duidelijk plichtmatige kanten vertoont.

KB 570

Persoonlijkheidsrechten. Ondanks overdracht van het auteursrecht behoudt de maker zijn persoonlijkheidsrechten. Deze rechten benadrukken de bijzondere persoonlijke band die de maker met het werk kan hebben. Vanwege deze persoonlijke band zijn de persoonlijkheidsrechten niet overdraagbaar, maar enkel vatbaar voor vererving door middel van een testament. De maker heeft vier verschillende rechten waarmee hij zijn bijzondere band met het werk kan handhaven. Deze rechten staan opgesomd in art. 25 lid 1 Aw. Ten slotte heeft de HR bepaald in het arrest Jelles/Zwolle dat de totale vernietiging van een auteursrechtelijk beschermd werk niet betekent dat er een inbreuk wordt gemaakt op een persoonlijkheidsrecht. Een totale vernietiging kan eventueel wel misbruik van recht opleveren of onrechtmatig zijn als het gaat om een werk waarvan er maar weinig exemplaren bestaan of als het een uniek werk betreft.

TT De algehele vernietiging van een auteursrechtelijk beschermd werk levert geen schending op van persoonlijkheidsrechten. De vernietiging kan daarentegen wel misbruik van recht opleveren. Gezien de uit de hand lopende kosten zal daarvan vermoedelijk geen sprake zijn. De gemeente doet er verstandig aan om de architect in de gelegenheid te stellen de brug behoorlijk te doen documenteren. Zie HR Jelles/Zwolle.

KB 589

Over een stof waarvan de samenstelling en de mogelijke eigenschappen op zichzelf bekend zijn en die daarom, naar men kan redeneren, op een voor de hand liggende wijze voortvloeit uit de techniek. Zulk een stof kan echter, aldus de HR, desondanks niet voor de hand liggen indien uit de stand van de techniek geen werkwijze bekend is om die stof te verkrijgen. Met de geclaimde werkwijze kan dus die stof voor het eerst, op een inventieve manier, verkregen worden. Een octrooi op de stof als zodanig behoort dan tevens tot de mogelijkheden.

KB 46/53/54/103

Kt: de St. Bouwcentrum is een onderneming in de zin van de wet; HR: sinds de oprichting van het Bouwcentrum, toen deze naam nog een onbekend begrip inhield, is het gebruik ontstaan om van het woord centrum met voorvoegsels nieuwe woorden te maken, waardoor het onderscheidend vermogen van de naam Bouwcentrum is verminderd; gegeven deze taalkundige ontwikkeling moet het belang van het Bouwcentrum om, ook indien geen verwarring valt te vrezen, verwatering van de handelsnaam te voorkomen, wijken voor het belang van de ondernemers die dat woord in hun handelsnaam willen, en zonder verwarringsgevaar kunnen, opnemen; niet uitgesloten is dat latere omstandigheden een eerdere aanvankelijk rechtmatig gevoerde handelsnaam onrechtmatig zouden kunnen maken, doch alleen onder bijzondere bijkomende omstandigheden; Rb: geen kostenveroordeling

KB 500/503

Factoren die meewegen bij deponeren te kwader trouw bij indienen gemeenschapsmerkaanvraag De weigerings- of nietigheidsgrond inzake ‘kwade trouw’ moet worden beoordeeld aan de hand van alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als (gemeenschaps)merk. Daarbij moet met name rekening worden gehouden met (i) het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvan inschrijving is aangevraagd; (ii) het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten, en (iii) de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvan inschrijving is aangevraagd, genieten.

KB 416

‘normaal gebruik’- art. 2.23bis – Normaal gebruik is gebruik om een reële commerciële afzet voor de waren of diensten te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik. Van ‘normaal gebruik’ in de zin van art. 2.26 lid 2 sub a BVIE is sprake wanneer het merk overeenkomstig zijn voornaamste functie, dat wil zeggen het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden. Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk. De omstandigheid dat het gebruik van het merk geen betrekking heeft op waren die voor de eerste keer op de markt worden gebracht, maar op waren die zich reeds op de markt bevonden, neemt niet weg dat sprake is van normaal gebruik, mits het merk door de merkhouder werkelijk wordt gebruikt voor onderdelen die moeten worden gerekend tot de samenstelling of de structuur van die waren of voor waren of diensten die rechtstreeks verband houden met de reeds op de markt gebrachte waren en die bestemd zijn om aan de behoeften van de afnemers daarvan te voldoen.

KB 427

Verwarringsgevaar – 5 omstandigheden ro. 22 e.v. Voor de merkinbreukgrond waarvoor verwarringsgevaar vereist is (art. 2.20 lid 1 sub b BVIE) geldt dat twee soorten van verwarring volstaan. Dat is in de eerste plaats het geval waarin de consumenten de betreffende tekens niet van elkaar kan onderscheiden (direct verwarringsgevaar) en in de tweede plaats het geval waarin de consumenten weliswaar de tekens van elkaar kunnen onderscheiden, maar toch een verband legt tussen de gerechtigden op het teken en het merk, zodat afbreuk wordt gedaan aan de herkomstfunctie van het merk (indirect verwarringsgevaar). Dit verwarringsgevaar zal groter zijn naarmate de onderscheidingskracht van het merk sterker is. Het enkele feit dat het publiek een verband ziet tussen het teken en het merk, omdat door de waarneming van het teken de herinnering aan het merk wordt opgeroepen (associatiegevaar) volstaat echter niet voor merkinbreuk.

KB 348/349/350/351/352/353/359/360/362/364

Ziet op art. 2.20 lid 2 sub a BVIE & art. 5 lid 1 MRl Het gebruik zonder toestemming van een aan een ouder merk gelijke maatschappelijke benaming of handelsnaam of van een aan een ouder merk gelijk bedrijfsembleem door een derde voor de verhandeling van dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven, is een gebruik dat de houder van dit merk kan verbieden krachtens art. 2.20 lid 1 sub a BVIE, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk. Van ‘gebruik voor waren of diensten’ is geen sprake als het gebruik beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of het aanduiden van een onderneming. Zodra echter de naam op waren wordt aangebracht of het teken op zodanige wijze wordt gebruikt dat een verband ontstaat tussen het teken en de verhandelde waren, kan worden opgetreden ex art. 2.20 lid 1 sub a BVIE. Indien dit het geval is, kan 2.23 lid 1 sub a BVIE aan een dergelijk verbod slechts in de weg staan, indien sprake is van een gebruik van de eigen maatschappelijke benaming of handelsnaam door de derde volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel.

KB 342/344/346/505

Zie Arsenal/Reed, Opel/Autec

Basisarrest grafische voorstelbaarheid van merken 2.1 onder b – onmogelijk geur te deponeren De grote relevantie van het Sieckmann-arrest ligt in het feit dat het Hof de maatstaf bepaalde waaraan (niet-traditionele) merken moeten voldoen om als grafisch voorstelbaar aanzien te worden. Deze moeten duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn. Het zijn deze Sieckmann-criteria die steeds in aanmerking genomen worden bij de beoordeling van depots en die als basis zullen dienen voor de verdere rechtspraak van het HvJ omtrent dit thema.

KB 291/293

Absolute weigeringsgronden, specifiek art. 2.2bis lid 1 onder c. Tekens die uitsluitend strekken ter aanduiding van de kenmerken van de betrokken waren of diensten kunnen niet als merk worden ingeschreven, zelfs indien er tekens of benamingen bestaan die gebruikelijker zijn om dezelfde kenmerken aan te duiden en ongeacht het aantal concurrenten dat belang kan hebben bij gebruik van de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat. Wanneer de toepasselijke nationale wetgeving bepaalt dat het uitsluitende recht dat wordt verkregen door inschrijving door een bevoegde autoriteit in een gebied waar verschillende officieel erkende talen naast elkaar bestaan, van een woordmerk luidende in één van deze talen, zich van rechtswege uitstrekt over de vertaling ervan in die andere talen, dient die autoriteit voor elk van deze vertalingen na te gaan, of deze niet uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van die waren of diensten. Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is zelf ook beschrijvend, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de benaming van de bestanddelen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. Het is irrelevant of er synoniemen bestaan die dezelfde kenmerken van de waren of diensten aanduiden als in de inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, en of de kenmerken van de waren of diensten die kunnen worden beschreven, commercieel essentieel dan wel bijkomstig zijn.

KB 297/296/299/301/302/306/332

Verwarringsgevaar De vraag naar verwarringsgevaar hangt af van verschillende factoren, waaronder de mate waarin de betrokken tekens overeenstemmen. De globale beoordeling van het verwarringsgevaar moet, wat de visuele, auditieve of begripsmatige gelijkenissen van de betrokken merken betreft, berusten op de totaalindruk die door de merken wordt opgeroepen, en daarbij moet onder meer rekening worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. De visuele en fonetische gelijkenis tussen twee tekens kan worden geneutraliseerd door begripsmatige verschillen, zodat sprake lijkt te zijn van ‘communicerende vaten’. Voorwaarde is dat ten minste een van de betrokken tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft, die dit publiek dus onmiddellijk kan begrijpen. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar mag ook rekening worden gehouden met de bijzonder grote mate van oplettendheid waarvan de consumenten blijk geven bij de aankoop van een bepaalde categorie waren (zoals personenauto’s).

TT: HvJ in Picasso/Picaro gekomen is met de zgn. neutralisatieleer: auditieve en visuele overeenstemming kan geneutraliseerd worden door een teken dat voor het publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen. (zie r.o. 39).

KB 350/351/359/364

Zie Puma/Sabel

Disclaimer op plaats van verkoop doet niet af aan inbreuk op grond van art. 5 lid 1 onder a MRl. Aanbrengen van merken van voetbalclubs op sjaals en dergelijke is merkgebruik in de zin van art. 5 lid 1 sub a Merkenrichtlijn. Een disclaimer op de plaats van verkoop helpt niet.Reed verkocht in zijn kraam sjaals voorzien van merken van Arsenal. In die kraam stond een bord met de volgende tekst: ‘The word or logo(s) on the goods offered for sale, are used solely to adorn the product and does not imply or indicate any affiliation or relationship with the manufacturers or distributors of any other product, only goods with official Arsenal merchandise tags are official Arsenal merchandise’. Het merkenrecht kan alleen worden ingeroepen tegen identieke tekens voor dezelfde waren of diensten (art. 2.20 lid 1 sub a BVIE) wanneer daarmee afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de consumenten de herkomst van de waar te garanderen. Als eenmaal is vastgesteld dat aan die herkomstfunctie afbreuk wordt gedaan (eventueel door de zogenoemde ‘post sale-confusion’) kan de merkhouder zich tegen het gebruik van het teken door de derde verzetten. Daaraan doet niet af de omstandigheid dat het gebruik van bovenbedoeld teken wordt opgevat als een blijk van steun, trouw of gehechtheid aan de merkhouder.

KB 339: de uitoefening van het merkrecht beperkt moet blijven tot gevallen waarin het gebruik van het merk door een derde afbreuk doet aan de functies van het merk en met name aan de essentiële functie ervan, namelijk de herkomst garanderen.

KB 339/341/344/346/350

Zie Celine, Opel/Autec

Prejudiciële beslissing over normaal gebruik van merk en het begrip “ datum waarop de inschrijvingsperiode is voltooid’”: Art. 2.23bis BVIE Lidl is houdster van het woord- en beeldmerk „Le Chef De Cuisine”. Het Duitse basismerk geniet sinds 8 juli 1993 bescherming. Het internationale merk – dat ook voor Oostenrijk is ingeschreven – wordt sinds 12 oktober 1993 beschermd en is op 2 december 1993 door het Internationale Bureau gepubliceerd. Op 13 oktober 1998 heeft Häupl verzocht, het genoemde merk voor het grondgebied van de Republiek Oostenrijk nietig te verklaren op grond dat het niet werd gebruikt. Volgens hem begon de in voormelde bepaling gestelde termijn van vijf jaar te lopen vanaf het begin van de periode van bescherming, namelijk op 12 oktober 1993. Lidl heeft het verzoek om nietigverklaring bestreden. Zij heeft betoogd dat de bedoelde termijn op 2 december 1993 is ingegaan en bijgevolg pas op 2 december 1998 is verstreken. Op deze laatste datum bood zij producten onder het betrokken merk te koop aan in haar eerste Oostenrijkse supermarkt. Voorts heeft zij benadrukt dat vanaf 1994 aan een uitbreiding naar Oostenrijk was gedacht, maar dat de opening van nieuwe supermarkten in deze lidstaat vertraging had opgelopen door „bureaucratische hindernissen”, in het bijzonder vertragingen bij de afgifte van de exploitatievergunningen. Om een lang verhaal maar eens kort te houden: Het HvJ verklaart voor recht dat de vragen voornamelijk nationale aangelegenheden betreffen:1) De datum waarop „de inschrijvingsprocedure is voltooid” in de zin van artikel 10, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet in elke lidstaat worden bepaald op basis van de in die staat ter zake van de inschrijving geldende procedurevoorschriften.2) Artikel 12, lid 1, van richtlijn 89/104 moet aldus worden uitgelegd dat sprake is van een „geldige reden […] voor het niet-gebruiken” van een merk bij belemmeringen die een rechtstreeks verband houden met dit merk en het gebruik van dit merk onmogelijk of onredelijk maken, en die zich buiten de wil van de houder van dit merk voordoen. Het staat aan de verwijzende rechter, de feiten van het hoofdgeding tegen de achtergrond van deze aanwijzingen te beoordelen.

KB 430

Wanneer sprake van bekendheid i.d.z.v. 2.20 lid 2 sub c BVIE Een merk is ‘bekend’ in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE indien een het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren of diensten bestemd zijn. In het Beneluxgebied is het voldoende, dat het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het desbetreffende publiek in een aanmerkelijk gedeelte van dat gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Beneluxlanden kan zijn. Alleen als aan deze drempel voor bekendheid is voldaan komt een ingeschreven merk dus in aanmerking voor de verruimde bescherming ten opzichte van waren of diensten die niet soortgelijk zijn.

NB in Benelux!! Vgl 71. Pago en 84. Iron & Smith.

KB 372/374

Uitputting Lidstaten mogen geen nationale bepalingen in hun merkenrechtwetgeving opnemen volgens welke het aan een merk verbonden recht is uitgeput voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de Europese Economische Ruimte in de handel zijn gebracht. Verder heeft art. 7 lid 1 van de Merkenrichtlijn geen rechtstreekse werking, waardoor de houder van een merk niet op de enkele grond van deze bepaling kan verkrijgen dat aan een derde verbod wordt opgelegd zijn merk te gebruiken voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Daarvoor is een nationaalrechtelijke grondslag noodzakelijk.

KB 15/771/772/775/776

Wanneer sprake van een werk? Lijkt 10. Endstra Tapes zaak te hebben achterhaald, slechts qua bewoording. RO. 54 over voorwaarden beperkingen reproductiehandelingen. De Infopaq-zaak ging over de vraag of het kopiëren van elf woorden uit een tekst in het kader van een soort digitale knipselzoekdienst een auteursrechtelijk relevante reproductie oplevert. Daarbij komt de vraag naar de status van de bewuste reproductiehandeling aan de orde, maar ook de vraag of elf woorden een werk kunnen vormen. Uit het Infopaq-arrest volgt dat voor alle soorten werken het vereiste voor auteursrechtelijke bescherming is: “een schepping van de geest” (ov. 34.), oftewel om “materiaal dat oorspronkelijk is in die zin dat het gaat om een eigen intellectuele schepping van de auteur ervan” (ov. 37). Losse woorden zijn niet auteursrechtelijke beschermd. “Enkel via de keuze, de schikking en de combinatie van deze woorden op een oorspronkelijke wijze kan de auteur uitdrukking aan zijn creatieve geest geven en tot een resultaat komen dat een intellectuele schepping vormt” (ov. 45). r.o. 33-37.

KB 570; een handeling slechts als ‘van voorbijgaande aard’ kan worden beschouwd wanneer de levensduur ervan is beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor de goede werking van het betrokken technisch procedé, waarbij dit procedé geautomatiseerd moet zijn zodat deze handeling automatisch, zonder menselijke interventie, wordt gewist zodra de functie ervan om dit procedé mogelijk te maken, is vervuld

KB 525/527/570/594

EOK&PS, zie ook Stokke/Fikso en Van Dale/Romme

Tsjechische biermerk Budweiser verweert zich voor West-Europese landen tegen verbodsvorderingen van het Amerikaanse Anheuser-Busch met beroep op oudere, Tsjechoslowaakse handelsnaamrecht. Ro 86 e.v

KB 406/428/497/498/505/520

Eerlijk gebruik – 2.23 lid 1 sub c BVIE , 10 lid 1 sub c MRl – Gebruik van merk om de bestemming van de waar aan te geven. ‘Het gebruik van het merk door een derde die niet de houder van het merk is, is nodig om de bestemming van een door deze derde in de handel gebracht product aan te geven, wanneer een dergelijk gebruik in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming teneinde het stelsel van onvervalste mededinging op de markt van dit product te vrijwaren.’

(Dictum).De voorwaarde van een ‘eerlijk gebruik’ […] brengt in wezen een loyaliteitsverplichting tegenover de legitieme belangen van de merkhouder tot uitdrukking. De indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat. Dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan. De goede naam van dit merk wordt geschaad of De derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak. Het feit dat een derde het merk waarvan hij niet de houder is, gebruikt om de bestemming van het door hem in de handel gebrachte product aan te geven, betekent niet noodzakelijk dat hij dit product voorstelt als een product van dezelfde kwaliteit als of met kenmerken die gelijkwaardig zijn aan die van het van dit merk voorziene product. Artikel 6 lid 1 sub c kan ook van toepassing zijn wanneer een derde ‘niet alleen een onderdeel of accessoire in de handel brengt, maar ook het product zelf waarmee het onderdeel of de accessoire dient te worden gebruikt.’ (Dictum).

i. Het betrokken gebruik is nodig om de bestemming van een product aan te geven wanneer het in de praktijk het enige middel is om het publiek begrijpelijke en volledige informatie te verstrekken over deze bestemming.

ii. Dit moet eerlijk zijn: Daaraan is niet voldaan als (bijvoorbeeld) het merk aldus wordt gebruikt dat de indruk kan ontstaan dat er een commerciële band tussen de derde en de merkhouder bestaat (i); dit gebruik de waarde van het merk aantast doordat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie ervan (ii); de goede naam van dit merk wordt geschaad of kleinerende uitlatingen over dit merk worden gedaan (iii); of de derde zijn product voorstelt als een imitatie of namaak van het product voorzien van het merk waarvan hij niet de houder is (iv).

KB 392/395

Teken die uitsluitend aan de technische uitkomst valt toe te schrijven kan geen vormmerk zijn. R.o. 3.2.4

Ongerechtvaardigd voordeel trekken –art. 2.20 lid 2 sub c Maar nu kan bij de bekende merkhouders de vlag uit: ‘verwatering’ is misschien moeilijk te bewijzen, ‘ongerechtvaardigd voordeel trekken’ is dat niet: Voor optreden op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE, meer in het bijzonder wegens ongerechtvaardigd voordeel van een derde, is noch vereist dat er sprake is van verwarringsgevaar, noch dat er gevaar bestaat dat aan dat onderscheidend vermogen of die reputatie afbreuk wordt gedaan, of, meer algemeen, aan de houder ervan schade wordt berokkend. Het voordeel dat voortvloeit uit het gebruik door een derde van een teken dat overeenstemt met een bekend merk, wordt ongerechtvaardigd getrokken wanneer hij door dit gebruik in het kielzog van het bekende merk probeert te varen om te profiteren van de aantrekkingskracht, de reputatie en het prestige van dat merk, en om zonder financiële vergoeding profijt te halen uit de commerciële inspanning die de houder van het merk heeft geleverd om het imago van dit merk te creëren en te onderhouden. Wanneer een derde niet voldoet aan de eisen voor vergelijkende reclame (art. 6:194a BW) kan de merkhouder het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten op grond van art. 2.20 lid 1 sub a BVIE verbieden, ook wanneer dat gebruik geen afbreuk kan doen aan de wezenlijke functie van het merk, die erin bestaat de herkomst van de waren of diensten aan te duiden, mits dat gebruik afbreuk doet of kan doen aan één van de overige functies van het merk. Tot die overige functies behoren de kwaliteitsfunctie, de communicatiefunctie, de investeringsfunctie en de reclamefunctie. Bij reclame als imitatie is niet aan die eisen voldaan (wegens ‘oneerlijk voordeel’).

TT: Het begrip ongerechtvaardigd voordeel in het merkenrecht en het begrip oneerlijk voordeel in het vergelijkende reclamerecht dient op dezelfde wijze uitgelegd te worden. (=juist)

KB 283/285/339/346/371/373/771/775/778/779

KB339: mogelijkheid van afbreuk aan andere functies, zoals de communicatie-, investerings- en reclamefunctie.

Verwarringsgevaar – auditieve gelijkenis – relatieve grond voor weigering of nietigheid. Art. 5 lid 1 sub b MRl. Niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring kan doen ontstaan in de zin van art. 2.20 lid sub b BVIE. Hoe groter de gelijksoortigheid van de betrokken waren of diensten en hoe groter de onderscheidingskracht van het oudere merk is, hoe groter het verwarringsgevaar is. Om de onderscheidingskracht van een merk te bepalen en dus te beoordelen, of het een grote onderscheidingskracht heeft, moet globaal worden beoordeeld, in hoeverre het merk geschikt is om de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden. Bij deze beoordeling dient rekening te worden gehouden met alle relevante factoren en met name met de eigenschappen die het merk van huis uit bezit, waaronder het feit, of het al dan niet een beschrijving bevat van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven. Wanneer een merk een grote onderscheidingskracht heeft, is niet — bijvoorbeeld aan de hand van bepaalde percentages voor de bekendheidsgraad van het merk in de belanghebbende kringen — in algemene zin te zeggen.

KB 350/351/359/364/365

Zie Puma/Sabel

Licentiehouder, selectief distributiesysteem, geen uitputting bij handelen in strijd met licentieovereenkomst. Zie art. 2.32 lid 2 sub e BVIE – Licentie. Als de licentiehouder in strijd met de licentieovereenkomsten waren of producten afzet buiten een selectief distributiesysteem, kan de merkhouder daartegen optreden voor zover vaststaat dat, gelet op de concrete omstandigheden, door deze niet-naleving de allure en het prestigieuze imago die deze waren een luxueuze uitstraling geven, worden aangetast (art. 2.32 lid 2 BVIE). Er is geen sprake van toestemming in de zin van art. 2.23 lid 3 BVIE (uitputting) indien de licentiehouder van het merk voorziene waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, indien vaststaat dat deze bepaling overeenkomt met een van de in 2.32 lid 2 BVIE bedoelde bepalingen. Wanneer desalniettemin moet wordt geacht sprake te zijn van toestemming van de merkhouder wanneer de licentiehouder prestigieuze waren in de handel brengt en daarbij in strijd handelt met een bepaling van de licentieovereenkomst, kan de merkhouder enkel een dergelijke bepaling aanvoeren om zich te verzetten tegen een wederverkoop van deze waren op grond van 2.23 lid 3 BVIE, indien gelet op de omstandigheden van het concrete geval vaststaat dat een dergelijke wederverkoop afbreuk doet aan de reputatie van het merk.

KB 258/400/403/442

Het gebruik van een merk door een derde zonder toestemming van de merkhouder, om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht dan wel gespecialiseerd of specialist in die waren is, is een gebruik van het merk in de zin van artikel 5, lid 1, sub a, van de Merkenrichtlijn (art. 2.20 lid 1 sub a BVIE). De merkhouder kan de derde echter niet verbieden van zijn merk gebruik te maken om bij het publiek aan te kondigen dat hij de reparatie en het onderhoud van waren voorzien van dit merk verricht die door dan wel met toestemming van de merkhouder onder het merk in de handel zijn gebracht, of dat hij gespecialiseerd dan wel specialist is in de verkoop (uitputtingsregel; Dior/Evora) of de reparatie en het onderhoud (aangeven bestemming; art. 2.23 lid 1 sub c BVIE van die waren, tenzij het merk zo wordt gebruikt, dat de indruk kan worden gewekt, dat er een commerciële band tussen de derde onderneming en de merkhouder bestaat, en met name dat de onderneming van de wederverkoper tot het distributienet van de merkhouder behoort of dat een bijzondere relatie tussen de twee ondernemingen bestaat.

KB 338/344/368/371/392/395/403/754/770/823

VIPA maakt reclame voor eigen componenten die compatibel zijn met besturingssystemen van Siemens. In beginsel wordt hiermee geen oneerlijk voordeel getrokken uit bekendheid van het onderscheidend kenmerk van Siemens’ besturingssystemen.

KB 771/774/778

art. 2.20 lid 2 sub c: Verwarringsgevaar niet noodzakelijk – publiek, versiering De vennootschap Adidas is houdster van een in de Benelux ingeschreven merk dat een motief omvat bestaande uit drie verticaal parallel lopende strepen die op sportkleding zijn aangebracht. De vennootschap Fitnessworld brengt bepaalde sportkleding in het verkeer met een soortgelijk motief als dat van Adidas, maar dan met twee verticale strepen in plaats van drie. Adidas heeft Fitnessworld in Nederland voor de rechter gedaagd op grond dat bij het publiek verwarring tussen beide motieven kan ontstaan. Haars inziens trekt Fitnessworld aldus voordeel uit de reputatie van het merk Adidas, terwijl ook de exclusiviteit van dit merk zou kunnen worden aangetast. Voor Fitnessworld vat het betrokken publiek het motief louter als versiering op en kan er daarom geen sprake zijn van een merkinbreuk. De HR der Nederlanden, waar de zaak uiteindelijk aanhangig was gemaakt, heeft het HvJ van de Europese Gemeenschappen vragen gesteld over de uitlegging van de communautaire merkenrichtlijn. Volgens het Hof behoeft niet noodzakelijkerwijs een gevaar voor verwarring tussen het teken en het bekende merk te bestaan om een inbreuk op dit merk te kunnen aanvoeren. Het volstaat dat het betrokken publiek een verband legt tussen het teken en het merk, ook al verwart het deze niet. Het Hof preciseert echter dat wanneer het betrokken publiek het teken naar de feitelijke vaststelling van de nationale rechter louter als versiering opvat, het logischerwijs geen verband legt met het bekende merk. Hieruit volgt dat de houder van het bekende merk niet kan beletten dat een derde deze versiering gebruikt.

TT Er is sprake van soortgelijke waren en overeenstemmende tekens (zie vraag 1). Mogelijk ligt het gevaar voor verwarringsgevaar hier wat minder voor de hand (art. 9 lid 1 sub b GMV). Dat deert LV echter niet. Immers, in HvJ Adidas/Fitnessworld is beslist dat art. 9 lid 1 sub c GMV ook van toepassing is bij soortgelijke waren. De kans dat sprake is van ongerechtvaardigd voordeel trekken is groot. Immers, uit HvJ L’Oréal/Bellure volgt dat het enkel gaat om het voordeel van de vermeende inbreukmaker en niet om de schade van de bekende merkhouder. Van een geldige reden lijkt ook geen sprake te zijn. Opreden dus tegen de afbeelding van de tas/het overeenstemmende teken.

KB 349/370/371/488

Opneming in het register van kleurencombinatie: grafische voorstelling Abstract en contourloos aangeduide kleuren of kleurencombinaties, waarvan de kleurtonen bij naam zijn genoemd met overlegging van een kleurvoorbeeld en die volgens een internationaal erkend kleurenclassificatiesysteem nauwkeurig zijn aangeduid, kunnen een merk in de zin van art. 2.1 lid 1 BVIE vormen, op voorwaarde dat (i) wordt aangetoond dat deze kleuren of kleurencombinaties, in de context waarin zij worden gebruikt, daadwerkelijk als een teken overkomen, en (ii) de inschrijvingsaanvraag een systematische schikking bevat die de betrokken kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt. Zelfs wanneer een kleurencombinatie voldoet aan de voorwaarden om een merk te kunnen vormen, moet de autoriteit die bevoegd is voor de inschrijving van merken nog onderzoeken of de aangevraagde combinatie voldoet aan de andere voorwaarden om als merk te worden ingeschreven voor de waren of diensten van de onderneming die de inschrijving ervan aanvraagt. Bij dit onderzoek moet rekening worden gehouden met alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waaronder in voorkomend geval het gebruik dat is gemaakt van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd. Bij dat onderzoek moet ook rekening worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van kleuren niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die waren of diensten aanbieden van het type waarvoor de inschrijving is aangevraagd.

KB 291/292/301

Gebruik merk voor schaalmodellen is geen merkgebruik. Wanneer een merk zowel voor auto’s — waarvoor het bekend is — als voor speelgoed is ingeschreven, vormen het aanbrengen door een derde, zonder toestemming van de merkhouder, van een aan dat merk gelijk teken op schaalmodellen van voertuigen van dat merk om deze voertuigen getrouw na te bootsen, en het in de handel brengen van deze schaalmodellen: (i) een gebruik dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik afbreuk wordt gedaan of kan worden gedaan aan de functies van het merk als voor speelgoed ingeschreven merk (art. 2.20 lid 1 sub a BVIE); (ii) een gebruik dat de merkhouder kan verbieden wanneer door dat gebruik zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk als voor auto’s ingeschreven merk (art. 2.20 lid 1 sub c BVIE). Wanneer een merk met name voor auto’s is ingeschreven, vormen deze handelingen van de vermeend inbreukmaker geen gebruik van een aanduiding inzake een kenmerk als bedoeld in art. 2.23 lid 1 sub b BVIE. Het aanbrengen van – bijvoorbeeld – een Opel-teken op speelgoedauto’s strekt immers niet tot aanduiding van een kenmerk van het schaalmodel, maar tot getrouwe nabootsing van originele voertuigen.

KB 342/344

Zie Celine, Arsenal/Reed

Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de Duitse vennootschap Toshiba Europe GmbH (hierna: Toshiba Europe”) en de Duitse vennootschap Katun Germany GmbH (hierna: Katun”) over de reclame die Katun maakt in het kader van de verkoop van reserveonderdelen en verbruiksartikelen die geschikt zijn voor de door Toshiba Europe verkochte fotokopieerapparaten.

KB 47/761/771/774/778

De merkhouder kan zich rechtmatig verzetten tegen de verdere verhandeling van een farmaceutisch product dat uit een andere lidstaat is ingevoerd in zijn oorspronkelijke binnen- en buitenverpakking, waarop de importeur aan de buitenkant een extra etiket heeft aangebracht, tenzij de parallelle importeur bewijst dat aan de in het arrest genoemde gedetailleerde voorwaarden is voldaan. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, beletten zij de merkhouder om zich rechtmatig te verzetten tegen de verdere verhandeling van een omgepakt farmaceutisch product. Aangaande de voorwaarde dat moet worden aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het zich in de verpakking bevindende product niet kan aantasten, volstaat het evenwel dat de parallelimporteur bewijsmateriaal aandraagt waaruit redelijkerwijs kan worden opgemaakt dat deze voorwaarde is vervuld. Dit geldt a fortiori voor de voorwaarde dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden. Wanneer de importeur een dergelijk begin van bewijs met betrekking tot deze voorwaarde aandraagt, staat het in voorkomend geval aan de merkhouder – die het best in staat is om te beoordelen of de ompakking zijn reputatie of die van het merk kan schaden – om te bewijzen dat deze reputaties werden geschaad.

TT: Een parallelimporteur hoeft de merkhouder er niet van in kennis te stellen dat hij het merkgeneesmiddel van de merkhouder heeft omgepakt. (=Onjuist)

KB 9/42/54/81/86/103/119/138/404/760/807/810

Verwatering – afbreuk aan onderscheidend vermogen – art. 2.20 lid 2 sub c en d BVIE – Wolf arrest gaat hier op door, vereiste van ‘wijziging van het economische gedrag voorwaar is een zelfstandige voorwaarde. Het bestaan van een verband tussen het bekende oudere merk en het jongere merk (als bedoeld in 57. Adidas/Fitnessworld; art. 2.28 lid 3 sub a jo. 2.2bis sub c BVIE) dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. De omstandigheid dat het jongere merk het bekende oudere merk in gedachten oproept bij de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende gemiddelde consument, staat gelijk met het bestaan van dat verband. Het bestaan van een gebruik van het jongere merk waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk, dient globaal te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval. Het bewijs dat door het gebruik van het jongere merk afbreuk wordt of zou worden gedaan aan het onderscheidend vermogen van het oudere merk, veronderstelt dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven, is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk of dat er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt.

KB 369/370/372/488/525

De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming tussen de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de tiende overweging van de considerans van de richtlijn, waarin wordt gesteld, dat het begrip overeenstemming in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd en dat de beoordeling daarvan weer afhangt van met name de bekendheid van het merk op de markt en van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de mate van soortgelijkheid van de desbetreffende waren of diensten.

TT: Centraal staat de vraag of sprake is van soortgelijke waren. Uit HvJ Canon/Cannon volgt dat bij de beantwoording van die vraag alle relevante factoren een rol spelen waaronder (i) de mate van overeenstemming van de tekens, (ii) het complementaire karakter van de waren (en (iii) de bekendheid van het oudere merk). Op grond van die factoren kan bepleit worden dat i.c. sprake is van soortgelijke waren. Dat betekent dat Unilever ex art. 2.14 lid 1 sub a jo. Art. 2.2bis sub b BVIE een oppositieprocedure kan starten om te voorkomen dat het merk van AltijdSchoon zal worden ingeschreven. Daarnaast kan Unilever ex art. 2.20 lid 1 sub b BVIE (indirect verwarringsgevaar) een inbreukprocedure starten.

KB 350/358/365

Zie Puma/Sabel

Merkenrechtelijke bescherming van geografische aanduidingen – inburgering van het merk kan de strenge onderscheidingstoets omzeilen. – arrest ziet ook op verwachtingen in de toekomst Het HvJ heeft met dit arrest weinig ruimte opengelaten om tekens die uit geografische aanduidingen bestaan, als merk te deponeren. Een geografische benaming kan volgens het Hof niet als merk dienen, als de benaming door het publiek als herkomstaanduiding wordt of kan worden opgevat. Met die maatstaf legt het Hof de lat hoog voor wat betreft het onderscheidend vermogen van merken die uit een geografische benaming bestaan. Een oplossing voor de strenge onderscheidingstoets kan in sommige gevallen gevonden worden in het begrip inburgering. Dat is erkend door het Europese HvJ in het Chiemsee-arrest: “Bijgevolg kan een geografische benaming als merk worden ingeschreven, indien zij door het gebruik dat ervan is gemaakt, geschikt is geworden om de waar waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren en dus om deze waar van die van andere ondernemingen te onderscheiden.” In een dergelijk geval heeft de geografische benaming een nieuwe betekenis gekregen, die haar inschrijving als merk rechtvaardigt.

KB 296/299/302/304/306/308/394

Zie Neuschwanstein

Wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als “bekend merk” in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 94/40/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (GMV)(1), wanneer het slechts in één lidstaat “bekend” is? 52. Chevy-arrest geldt voor Benelux (Chevy is dus de Benelux variant van Pago)!! De ‘bekendheid’ van een gemeenschapsmerk moet op dezelfde wijze worden beoordeeld als de ‘bekendheid’ van een Benelux-merk. Een gemeenschapsmerk kan dus slechts in aanmerking komen voor bescherming als bekend merk wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap. Het grondgebied van de betrokken lidstaat kan i.c. worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

Vgl 52. Chevy en 84. Iron & Smith.

Inburgering – art. 2.2bis lid 3 Deze uitspraak is van zeer groot belang voor merken die slechts worden gebruik in één van de landen van de Benelux, zoals Nederland, waarvan het de vraag is of zij wel voldoende onderscheidend vermogen hebben om als merk te kunnen dienen, maar wellicht wel inburgering (verkregen onderscheidend vermogen door gebruik) kunnen aantonen. Inschrijving van een merk op grond van inburgering (art. 2.28 lid 2 BVIE) is alleen mogelijk indien wordt aangetoond dat het merk door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen in het hele grondgebied van de lidstaat (waaronder de Benelux) waar de weigeringsgrond is vastgesteld en in de weg stond aan inschrijving. Wanneer bij een uit een of meer woorden van een officiële taal van een lidstaat of van de Benelux bestaand merk de weigeringsgrond slechts bestaat in een van de taalgebieden van een lidstaat of, in het geval van de Benelux, slechts in één taalgebied van de Benelux, moet komen vast te staan dat het merk door het gebruik onderscheidend vermogen heeft verworven in dit gehele taalgebied. Voor het aldus gedefinieerde taalgebied moet worden beoordeeld of de betrokken kringen, althans een aanzienlijk deel ervan, de betrokken waar of dienst op basis van het merk als van een bepaalde onderneming afkomstig identificeren.

KB 303/308/332/357/379/471

Bewijslast en Uitputing Een bewijsregel krachtens welke de uitputting van het merkrecht voor de door de merkhouder gedagvaarde derde een verweermiddel vormt, zodat de voorwaarden voor deze uitputting in principe moeten worden bewezen door de derde die zich erop beroept, is in overeenstemming met het Unierecht. Normaal gesproken zal degene die zich op uitputting, een verweermiddel (art. 2.23 lid 3 BVIE), beroept, dus moeten bewijzen dat de betrokken goederen door of met toestemming van de merkhouder in de EER zijn gebracht. Het vrije verkeer van goederen kan echter tot een wijziging van deze bewijsregel nopen. Wanneer de derde erin slaagt aan te tonen dat er een reëel gevaar bestaat dat de nationale markten worden afgeschermd wanneer hij dit zelf moet bewijzen, met name wanneer de merkhouder zijn waren binnen de EER in de handel brengt door middel van een exclusief distributiesysteem, moet de merkhouder aantonen dat de waren aanvankelijk door hemzelf of met zijn toestemming buiten de EER in de handel zijn gebracht. Indien dat bewijs wordt geleverd, is het dan aan de derde om aan te tonen dat de merkhouder met het daarna in de handel brengen binnen de EER heeft ingestemd.

KB 402

Het begrip investering in de verkrijging van de inhoud van de databank duidt op de middelen die worden aangewend om bestaande gegevens te verkrijgen en deze in de databank te verzamelen. Het omvat niet de middelen die worden aangewend voor het louter genereren van nieuwe gegevens. Investeringen die gedaan worden om de juistheid van de nieuwe gegevens te controleren tellen niet mee. De begrippen opvraging en hergebruik verwijzen naar elke toe-eigening of verspreiding onder het publiek van de gehele inhoud van een databank of een deel daarvan, zonder toestemming. De begrippen veronderstellen geen directe toegang tot de betrokken databank. De omstandigheid dat de inhoud van de databank door de databankproducent of met diens toestemming voor het publiek toegankelijk is gemaakt doet daar niet aan af.

De beoordeling van de vraag of sprake is van een substantieel deel, moet plaatsvinden met het oog op de investering in de samenstelling van de databank en de schade die de opvraging/of het hergebruik van dit deel aan de investering heeft toegebracht. Dit betekent dat het begrip substantieel deel in kwantitatief opzicht van de inhoud van de databank verwijst naar de hoeveelheid opgevraagde en/of hergebruikte gegevens uit de databank en moet worden beoordeeld in verhouding tot de omvang van de totale inhoud daarvan. Bij opvraging en/of hergebruik van een gebruiker van een kwantitatief aanzienlijk deel van de inhoud van een met inzet van substantiële middelen samengestelde databank, is de investering in het opgevraagde en/of hergebruikte deel verhoudingsgewijs immers eveneens substantieel. Het begrip substantieel deel in kwalitatief opzicht van de inhoud van de databank verwijst naar de omvang van de investering in de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud van het voorwerp van de opvraging en/of het hergebruik, ongeacht of dit voorwerp een in kwantitatief opzicht substantieel deel van de algemene inhoud van de beschermende databank vormt. Een in kwantitatief opzicht verwaarloosbaar deel van de inhoud van een databank kan immers wat de verkrijging, de controle of de presentatie betreft een uit menselijk, technisch of financieel oogpunt omvangrijke investering vertegenwoordigen. Het herhaaldelijk en systematisch opvragen van niet substantiële delen van de databank ziet op opvragingen door gebruikers van de databank, die door hun repetitief en systematisch karakter zouden resulteren in een reconstructie van de databank in haar geheel of op zijn minst een substantieel deel daarvan, zonder toestemming van de samensteller van de databank, ongeacht of dit geschiedt met het oog op de samenstelling van een andere databank dan wel met het oog op de uitoefening van een andere activiteit dan de samenstelling van een dergelijke databank.

Bevestiging hoofdregels uit de richtlijn:

• Substantiële investering moet betrekking hebben op de verkrijging, de controle of de presentatie van de databank (en niet op het maken van de inhoud ervan).
• Opvragen/hergebruik: Kan ook indirect, via andere bronnen, én dient substantieel van aard te zijn (vgl. art. 1 Dw).
• ‘substantieel deel in kwalitatief opzicht’ bekijken aan de hand van de grootte van de investering van het geheel.

TT Het heeft er alle schijn van dat alle gegevens uit de casus door de KNVB zelf zijn gecreëerd, die niet mogen meetellen bij het bepalen of sprake is van een substantiële investering en daarmee van een beschermde databank in de zin van de Databankenwet (HvJ William Hill/BHB). Maar ook als geen sprake is van een beschermde databank (op basis van het sui-generisrecht van de Databankenwet), dan kan de inhoud echter nog wel contractueel beschermd worden door middel van het opnemen van een clausule in de algemene (gebruikers)voorwaarden, waarin het derden wordt verboden om (delen van) de databank – anders dan voor eigen gebruik – over te nemen. Zie HvJ Ryanair/PR Aviation.

KB 705/707/711/716/717/718/719/720/725/727

IEF 6

Portret als werk aan te merken? Een portretfoto is dus beschermd als deze een eigen intellectuele schepping van de auteur is, die diens persoonlijkheid weerspiegelt en tot uiting komt dor de vrij creatieve keuzen van de auteur bij de totstandkoming van die foto. Portretfoto’s mogen qua beschermingsomvang ook niet anders beoordeeld worden dan andere categorieën werken. Mag de krant portretfoto’s hergebruiken voor bescher­ming van de openbare veiligheid? Nee. Dat is aan de Staat voorbehouden. De media mogen wel in individuele gevallen een foto van een gezocht persoon publiceren. Publicatie van portretfoto’s van gezochte personen kan bijdragen aan openbare veiligheid, maar het initiatief daartoe moet worden genomen in het kader van een beslissing of actie van de bevoegde nationale autoriteiten die ertoe strekt de openbare veiligheid te verzekeren, en in overleg en in coördinatie met die autoriteiten, om te voorkomen dat tegen de door die autoriteiten getroffen uitvoeringsmaatregelen wordt gehandeld. Een oproep van veiligheidsauto­riteiten tot plaatsing van foto’s is echter niet noodzakelijk. Kortom, of plaatsing van een foto met een beroep op bescherming van de openbare veiligheid mag, hangt sterk af van het standpunt van de autoriteiten. Hun opsporingsdoel mag niet belemmerd worden. Voor het beroep van de kranten op citaatrecht is in elk geval vereist dat de naam van de auteur wordt vermeld bij de (her)gebruikte foto. Als de media de foto gebruiken in het kader van (berichtgeving over) de openbare veiligheid- en in dat verband de foto hebben verkregen – hoeven zij echter niet noodzakelijkerwijs de naam van de auteur te vermelden, maar wel de bron van de foto. r.o. 85-94

KB 32/525/535/597/623/811

Het Hof gaat in deze zaak nader in op de vereisten waaraan een databank moet voldoen om auteursrechtelijk beschermd te zijn. Daartoe moet de keuze of de rangschikking van de erin opgenomen gegevens een oorspronkelijke uiting zijn van de creatieve vrijheid van de maker ervan. Het Hof noemt ook een aantal omstandigheden die in dit verband niet van belang zijn, zoals de inspanningen en de deskundigheid die bij het creëren van de gegevens zijn aangewend.

r.o. 31 “Eveneens blijkt uit artikel 10, lid 2, van de overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom en artikel 5 van het WIPO-verdrag inzake auteursrecht, dat verzamelingen van gegevens, die vanwege de keuze of de rangschikking van hun inhoud een schepping van de geest vormen, als zodanig auteursrechtelijk worden beschermd. Deze bescherming strekt zich daarentegen niet uit tot de gegevens zelf en laat het auteursrecht op deze gegevens onverlet.”

r.o. 42 Anderzijds kan de omstandigheid dat de samenstelling van de databank, afgezien van het creëren van de gegevens die zij bevat, aanzienlijke inspanningen en deskundigheid van de maker vergt […] in se geen grond opleveren voor de auteursrechtelijke bescherming ervan overeenkomstig richtlijn 96/9, indien deze inspanningen en deskundigheid niet gepaard zijn gegaan met originaliteit bij de keuze en de rangschikking van die gegevens.’

Oftewel: Databankenrichtlijn biedt géén ruimte aan auteursrechtelijke bescherming van databanken die niet voldoen aan het oorspronkelijkheidsvereiste.

KB 525/527/539/707/708/811

IEF 11885

Brompton Bicycle beschuldigt CHEDECH ervan inbreuk te maken op Bromptons auteursrecht betreffende haar vouwfietsen. Net als de vouwfietsen van CHEDECH, hebben die van Brompton drie standen (gevouwen, open en stand-by). Brompton meent dat inbreuk wordt gemaakt op haar auteursrecht door de identieke verschijningsvormen van de vouwfietsen. Richtlijn 2001/29/EG bepaalt dat voor gebruiksvoorwerpen auteursrechtelijke bescherming uitgesloten is indien het gaat om verschijningsvormen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het technische resultaat. CHEDECH stelt dat dit laatste in deze zaak ook het geval is. In de Belgische rechtspraak wordt om de noodzakelijkheid te bepalen het onlosmakelijke verbandcriterium toegepast. Het Hof past een ander criterium toe, namelijk het oorzakelijkheidscriterium. De Belgische rechter vroeg het Hof om verduidelijking. Is auteursrechtelijke bescherming van de vouwfiets uitgesloten als de verschijningsvorm noodzakelijk is voor het technische resultaat [IEF 18332]? Zie ook de bijdrage van Dirk Visser over deze uitspraak [IEF 19258].BSA r.o. 44-51;

IEF 19259

Zie ook Philips/Remmington, Lego, Doceram

De werking van het verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken op een Uniemerk, dat door een krachtens art. 124 jo. 130, van deze verordening bevoegde rechtbank voor het Uniemerk wordt opgelegd, strekt zich in beginsel uit tot het gehele grondgebied van de Europese Unie. De rechter moet zijn verbod echter territoriaal beperken indien maar in een gedeelte van de Unie afbreuk wordt gedaan aan de wezenlijke functies van een merk. Een dwangmaatregel, zoals een dwangsom, die door een rechtbank voor het Uniemerk op grond van haar nationale recht wordt vastgesteld met het oog op de naleving van het door haar opgelegde verbod op voortzetting van inbreuken of dreigende inbreuken, sorteert rechtsgevolgen in de andere lidstaten dan de lidstaat van deze rechtbank, tot welke lidstaten de territoriale werking van een dergelijk verbod zich uitstrekt, onder de voorwaarden van hoofdstuk III van de EEX-Vo. Wanneer het nationale recht van een van deze andere lidstaten geen dwangmaatregel bevat die soortgelijk is aan de maatregel die door die rechtbank is vastgesteld, moet het door deze maatregel beoogde doel door de bevoegde rechterlijke instantie van deze lidstaat worden nagestreefd door een beroep te doen op de relevante bepalingen van haar nationale recht die de naleving van het oorspronkelijk opgelegde verbod op equivalente wijze waarborgen.

KB 270/810

Elektronische marktplaats In de L’Oréal/eBay uitspraak borduurt het HvJ voort op Google/France, gaat zij nader in op verschillende modaliteiten van merkgebruik op het internet en geeft zij richtlijnen voor de aansprakelijkheid van beheerders van online marktplaatsen – die echter ook weer nieuwe vragen oproepen. Zie voor casus https://www.ie-forum.nl/artikelen/l-039-oreal-ebay

KB 341/342/403/635/809

IEF 9961

Intellectuele en industriële eigendom. Auteursrecht en naburige rechten. Begrip ‘werk’. Bescherming van werken door het auteursrecht. Voorwaarden. Samenhang met de bescherming van tekeningen en modellen. Richtlijn 98/71/EG. Verordening (EG) nr. 6/2002. Kledingmodellen.

Artikel 2, onder a), van Richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij, moet aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een nationale wettelijke regeling die aan modellen zoals de in het hoofdgeding aan de orde zijnde kledingmodellen auteursrechtelijke bescherming verleent op grond dat zij, afgezien van het utilitaire doel dat ze nastreven, een eigen, vanuit esthetisch oogpunt opvallend visueel effect opwekken.

Deze beschermingsdrempel/maatstaf geldt voor alle werken (dus ook voor gebruiksvoorwerpen, kan ook bestaan uit de (oorspronkelijke) combinatie van niet auteursrechtelijk beschermde elementen

KB 260/525/537/543

IEF 18680

Hyperlinken, mededeling, aan (nieuw) publiek. De klassieke hyperlink, waarbij door het klikken op een bepaalde tekst of afbeelding een andere website in beeld verschijnt waarop het werk staat, levert geen auteursrechtelijk relevante handeling op. Dat is alleen anders wanneer die hyperlink bepaalde beperkingsmaatregelen omzeilt. Hetzelfde lijkt te gelden voor inline of embedded linken. Ervan uitgaande dat bepaalde werken door auteursrechthebbenden vrij toegankelijk ter beschikking worden gesteld via internet met hun toestemming, zonder beperkende maatregel, volgt ons inziens uit het Svensson-arrest dat er per definitie geen sprake is van een nieuw publiek – en dus nooit van een auteursrechtelijk relevante mededeling aan het publiek – indien naar dat werk gelinkt wordt op een andere website. Anders gezegd, zodra de ‘oorspronkelijke mededeling’ reeds vrij toegankelijk is voor alle internetgebruikers, wordt het met een hyperlink daarnaar geen nieuw publiek meer bereikt. Door de wijze waarop het Hof de nieuw publiek-eis hanteert, kan hetzelfde worden geconcludeerd voor ge-copy-paste overnames van werken. Wij vragen ons af of het Hof zich heeft gerealiseerd dat dit – in ultimo – betekent dat zeer veel handelingen op het internet niet langer zijn tegen te houden met een beroep op het “mededeling aan het publiek”-recht. Het is ondertussen de vraag of datzelfde geldt voor het reproductie-recht. Het is aan de auteursrechthebbenden de taak om ongewenst linken naar en overnemen van beschermde werken technisch zoveel mogelijk af te schermen. Wij leiden uit het Svensson-arrest af dat niet iedere link met het auteursrecht is doorbroken, maar dat het laatste woord over hyperlinken en auteursrechten nog niet is gesproken.

TT: (r.o. 24): nieuw-publiek-vereiste alleen geldt wanneer openbaarmakers dezelfde techniek gebruiken.

TT: (r.o. 31): er is sprake van een mededeling aan het publiek in de zin van art. 3 ARl omdat er sprake is van een nieuw publiek.

TT Art. 3 Arl. Doorgifte/niet op de plaats van oorsprong. Onbepaald en groot genoeg publiek. Maar bereikt Nederland. FM ook een nieuw publiek dat auteursrechthebbende bij oorspronkelijke mededeling niet had ingecalculeerd? Nee dus geen mededeling aan het publiek; HvJ Svensson.

KB 579/717

Zie ook Reha Training/GEMA en GS Media/Sanoma

Distributierecht (slechts meubels te koop aanbieden kan inbreuk zijn op distributierecht rechthebbende). Het HvJ EU overweegt dat voor de constatering van een inbreuk op het distributierecht het geen verschil maakt dat er na de reclame geen eigendomsoverdracht van het beschermde werk of van de kopie ervan aan de koper plaatsvindt. Hierbij verwijst het hof naar het arrest Peek & Cloppenburg v Cassina (IEPT20080417). Het hof beantwoordt de prejudiciële vragen vervolgens als volgt:

“Gelet op een en ander dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel 4, lid 1, van richtlijn 2001/29 (Auteursrechtrichtlijn) aldus moet worden uitgelegd dat degene die met betrekking tot een beschermd werk het uitsluitende distributierecht heeft, zich er op grond van die bepaling tegen kan verzetten dat voor het origineel of een kopie van dat werk een verkoopaanbod wordt gedaan of gerichte reclame wordt gemaakt, zelfs indien niet zou vaststaan dat een zich in de Unie bevindende koper het beschermde object op grond van dit aanbod of deze reclame heeft gekocht, voor zover die reclame consumenten die zich bevinden in een lidstaat waarin dat werk auteursrechtelijk beschermd is, uitnodigt tot koop ervan over te gaan.”

KB 580

Geen auteursrecht op smaak De smaak van een voedingsmiddel (heksenkaas) kan niet worden aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk: het begrip werk impliceert noodzakelijkerwijs een uitdrukkingsvorm van het voorwerp van bescherming waardoor dit voorwerp voldoende nauwkeurig en objectief kan worden geïdentificeerd. De smaak van een voedingsmiddel kan echter niet nauwkeurig en objectief worden uitgedrukt. De identificatie van de smaak van een voedingsmiddel berust hoofdzakelijk op subjectieve en variabele smaakbeleving en smaakervaring, en het is volgens de huidige stand van de wetenschap bovendien niet mogelijk om met technische middelen de smaak van een voedingsmiddel nauwkeurig en objectief te identificeren. Zie ook Lancome/Kecova (bescherming geur)

KB 308/356/525/540

Merkhouder kan zich niet verzetten tegen hervullen lege, gemerkte gasflessen, uitputting

Zie gebruiuk in Primagas uitspraak: Uitputting, gasflessen navullen, eigendomsoverdracht (Zie HR: Primagaz), tenzij formule art. 2.23 lid 3: gegronde redenen: bv onterechte indruk economisch verband Navullen kan als merkgebruik worden gezien idzv. 2.20 lid 2 sub a BVIE. Voor schending van dit artikel is naast ‘gebruik’ ook vereist dat afbreuk wordt gedaan aan de functies van het merk. Onder verwijzing naar (wederom) het arrest HvJEU Viking/Kosan stelt eiseres tot slot dat Primagaz geen beroep op haar merkrecht zou toekomen, omdat haar merkrecht zou zijn ‘uitgeput’ in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE. Dit artikel bepaalt dat houders van een merk niet op kunnen treden tegen merkgebruik voor waren die door de houder zelf of met diens toestemming in het verkeer zijn gebracht. Ook deze klacht faalt. Anders dan in Viking/Kosan vertegenwoordigt de gastank uit het onderliggende geval namelijk geen zelfstandige economische waarde en is deze altijd eigendom van Primagaz gebleven. Van merkenrechtelijke uitputting is onder die omstandigheden geen sprake. Afsluitend (en ten overvloede) merkt de HR nog op dat, ook wanneer wél van uitputting kon worden gesproken, een eventueel beroep op artikel 2.23 lid 3 BVIE zou moeten worden afgewezen. Gelet op de ‘tenzij-clausule’ van dit artikel geldt de uitputtingsregel niet wanneer de merkhouder ‘gegronde redenen’ heeft om zich ook na uitputting tegen ongeautoriseerd merkgebruik te verzetten. Dergelijke gegronde redenen zijn onder meer aanwezig wanneer een derde een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, gebruikt op een manier die de onterechte indruk kan wekken dat er een economische band bestaat tussen de merkhouder en die derde.

KB 398

IEF 9944

Openbaarmaking Mededeling aan nieuw publiek. Na herhaling van zijn vaste rechtspraak (15. Svensson; 19. Reha Training/GEMA en 20. GS Media Sanoma en 22. Stichting Brein tegen Filmspeler) over het begrip ‘mededeling aan het publiek’ (en daarmee de immateriële openbaarmaking op afstand als bedoeld in art. 12 Aw) oordeelt het Hof dat onder dat begrip ook valt het beschikbaar stellen en het beheer, op internet (door internetaccessproviders als Ziggo), van een platform voor de uitwisseling van bestanden dat, door de indexering van meta-informatie inzake beschermde werken en de verstrekking van een zoekmotor, de gebruikers van dit platform in staat stelt deze werken te vinden en deze in het kader van een peer-to-peer-netwerk te delen.

KB 635

Zien ook Filmspeler

Afbreuk aan onderscheidend vermogen: Zie 67. intel-arrest! Voor ‘afbreuk aan het onderscheidend vermogen’ in de zin van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE is vereist dat is aangetoond dat het economische gedrag van de gemiddelde consument van de waren of diensten in kwestie is gewijzigd als gevolg van het gebruik van het jongere merk, of er een grote kans bestaat dat dit gedrag in de toekomst wijzigt (Intel). Dit is een objectieve voorwaarde: niet nodig is dat wordt aangetoond dat daadwerkelijk afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen, ook het bestaan van een ernstig gevaar daarvoor kan voldoende zijn, mits een dergelijke conclusie berust op een waarschijnlijkheidsanalyse waarbij rekening wordt gehouden met de in de relevante handelssector gebruikelijke praktijken en met alle overige omstandigheden van het geval.

TT: uit dit arrest mogelijk volgt dat voor een succesvolle actie toch verwarringsgevaar nodig is.

KB 355/372

Technisch effect, geen mogelijkheid tot verkrijgen merkrecht Om ervoor te zorgen dat ondernemingen geen monopolie zonder tijdslimiet kunnen verkrijgen op een technisch noodzakelijke vorm, kunnen zij voor dergelijke technische vormgeving geen merkenrecht verkrijgen (vgl. art. 2.11 lid 1 sub a jo. 2.1 lid 2 BVIE). Het enkele feit dat er alternatieven voor de technische vormgeving zijn doet daaraan niet af, omdat concurrenten vrij moeten zijn te kiezen voor dezelfde technische vormgeving. Het verbod op monopolisering is echter alleen van toepassing als de vormgeving louter technisch bepaald is. Dat is het geval als alle wezenlijke kenmerken van de vorm beantwoorden aan de technische functie. De vraag wat de ‘wezenlijke kenmerken’ zijn moet worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval, op basis van een eenvoudige visuele analyse dan wel op basis van uitvoerig onderzoek. De vermoedelijke perceptie van de gemiddelde consument is in dit kader hooguit een nuttig beoordelingselement.

KB 227/310/505/749

Tussenpersoon als doorgeefluik (aanbieden gratis Wi-Fi netwerk) E-commercerichtlijn Aan tussenpersonen die auteursrechtelijk beschermd werk doorgeven kan een bevel worden gegeven dat ertoe strekt dat de tussenpersoon verhindert dat derden een bepaald auteursrechtelijk beschermd werk of delen daarvan, via de gefaciliteerde internetverbinding, voor het publiek toegankelijk kunnen maken op een internetsite voor filesharing (peer-to-peer), wanneer deze aanbieder kan kiezen van welke technische maatregelen hij gebruikmaakt om te voldoen aan dat bevel, ook wanneer die keuze beperkt is tot uitsluitend de maatregel die erin bestaat de internetaansluiting te beveiligen met een wachtwoord, voor zover de gebruikers van dat netwerk verplicht zijn hun identiteit op te geven om het vereiste wachtwoord te krijgen, en dus niet anoniem kunnen handelen.

KB 32/635

Mededinging. Onderneming houdster van een standaard-essentieel octrooi, die zich jegens een standaardisatieorganisatie de verbintenis is aangegaan aan derden licenties te verlenen onder eerlijke, redelijke en niet-discriminerende voorwaarden, genoemd ‘FRAND’ (‘fair, reasonable and non-discriminatory’)-voorwaarden. Misbruik van machtspositie. Beroepen wegens inbreuk. Vordering tot staken. Vordering tot terugroeping van producten. Vordering tot verstrekking van boekhoudkundige gegevens. Vordering tot schadevergoeding. Verplichtingen van de houder van het standaard-essentieel octrooi.

KB 136/861

Op grond van art. 2.1 lid 2 BVIE kan een teken niet als merk worden ingeschreven als het teken bestaat uit de vorm van de waar wanneer die vorm drie wezenlijke kenmerken bezit, waarvan één voortvloeit uit de aard van de waar en de twee andere noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, mits minstens één van de in die bepaling opgesomde gronden voor weigering van inschrijving volledig van toepassing is op de betrokken vorm. Alleen als een slechts een of meer van de weigeringsgronden gedeeltelijk van toepassing is/zijn op het vormteken staat art. 2.1 lid 2 BVIE niet aan inschrijving als merk in de weg. De specifieke uitsluitingsgrond inzake de ‘vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen’ ziet voorts op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd. Als een uitsluitingsgrond als bedoeld in art. 2.1 lid 2 BVIE van toepassing is, kan de vorm niet door gebruik onderscheidend vermogen krijgen en dus toch vatbaar worden voor inschrijving als merk. Als een dergelijke uitsluiting niet aan de orde is, moet de merkaanvrager bewijzen dat de betrokken kringen de waar of de dienst wanneer deze uitsluitend wordt aangeduid met dit gebruikte merk, in tegenstelling tot eventuele andere aanwezige (ingeschreven) merken die het gebruikte merk omvatten of daarmee samenhangen, percipiëren als afkomstig van een bepaalde onderneming.

KB 310/430

Normaal gebruik – art. 2.23bis BVIE Aan de voorwaarde van ‘normaal gebruik’ in de zin van art. 2.26 lid 3 BVIE kan zijn voldaan wanneer een gemeenschapsbeeldmerk enkel wordt gebruikt in combinatie met een erover geplaatst gemeenschapswoordmerk, waarbij de combinatie van beide merken bovendien zelf als gemeenschapsmerk is ingeschreven, voor zover de verschillen tussen de vorm waarin het merk wordt gebruikt en die waarin dit merk is ingeschreven, het onderscheidend vermogen van dat merk zoals dit is ingeschreven, niet wijzigen. Als het ingeschreven teken dus nog steeds geschikt is om de herkomst van de betrokken waren aan te duiden, staat een gebruik in gewijzigde vorm niet in de weg aan ‘normaal gebruik’, zodat van verval geen sprake is. Dat gebruik in gewijzigde vorm (bijvoorbeeld in kleur in plaats van in zwart wit) mag bovendien een rol spelen bij de vraag of verwarringsgevaar of ongerechtvaardigd voordeel aan de orde is. Bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar en van het ongerechtvaardigd voordeel is relevant dat de derde die gebruikmaakt van een teken dat beweerdelijk inbreuk maakt op het ingeschreven merk, door een aanzienlijk deel van het publiek wordt geassocieerd met de specifieke kleur of kleurencombinatie die hij gebruikt om dat teken weer te geven.

KB 359/428/760/761/762/765/772/776

Zie Puma/Sabel

2.2bis BVIE De redenen dat sommige tekens geen merk zijn ex art. 2.1 lid 2 BVIE moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van het algemene belang dat men geen monopolie kan verkrijgen voor bijvoorbeeld technisch bepaalde waren. De clausule ‘uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald’ omvat niet alleen ‘natuurlijke waren’ (waarvoor geen vervanger bestaat), maar is ook van toepassing op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar waarbij één of meerdere wezenlijke gebruikskenmerken aanwezig zijn die inherent zijn aan de generieke functie of functies van deze waar en waarnaar de consument mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt. De clausule ‘die de wezenlijke waarde aan de waar geeft’ kan ook van toepassing zijn op een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van een waar met verschillende kenmerken die aan de waar verschillende wezenlijke waarden kunnen geven. De perceptie van de vorm van de waar door het doelpubliek is slechts één van de elementen bij de beoordeling of de betrokken weigeringsgrond van toepassing is. Beide clausules moeten afzonderlijk worden beoordeeld.

KB 296/310/637

IEF 18215

Normaal gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten (zie ook 55. Ajax/Ansul) Met betrekking tot het begrip “binnen de Gemeenschap” overweegt het Hof dat er een verschil bestaat tussen de territoriale omvang van de bescherming die aan nationale merken wordt verleend en die van de bescherming die aan gemeenschapsmerken wordt verleend. Een gemeenschapsmerk geniet in territoriaal opzicht immers een ruimere bescherming dan een nationaal merk. Hierdoor kan redelijkerwijs worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van normaal gebruik te kunnen spreken, maar het in bepaalde omstandigheden evenwel niet is uitgesloten dat de markt van de waren of diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts tot het grondgebied van één enkele lidstaat uitstrekt, in welk geval het gebruik van het gemeenschapsmerk op dit grondgebied kan voldoen aan de voorwaarden van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk. Anderzijds hoeft het gebruik niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een geografisch uitgestrekt gebied om als normaal gekwalificeerd te kunnen worden Er moet daarbij worden geabstraheerd van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten. Het Hof concludeert: “Van een gemeenschapsmerk wordt “normaal gebruik gemaakt” in de zin van artikel 15, lid 1, van verordening nr. 207/2009 wanneer het wordt gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan en teneinde in de Europese Gemeenschap marktaandelen te behouden of te verkrijgen voor de door dit merk aangeduide waren of diensten. Het staat aan de verwijzende rechter om te beoordelen of deze voorwaarden zijn vervuld in het hoofdgeding, gelet op alle relevante feiten en omstandigheden, zoals met name de kenmerken van de betrokken markt, de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook de frequentie en de regelmaat ervan.” De drempel voor normaal gebruik van een gemeenschapsmerk ligt in de regel dan ook hoger dan voor normaal gebruik van een nationaal (of Benelux) merk.

TT Eerste vraag is of gebruik en bekendheid in één lidstaat voldoende is (HvJ Onel/Omel en Pago). Indien ja, dan zal vervolgens moeten worden bezien of zich een van de schadefactoren voordoet en de merkhouder zal (nb ingevolge L Oreal Bellure en Intel) moeten laten zien dat er een serieuze kans op schade is. Dat zal vermoedelijk niet kunnen omdat in Spanje het merk niet bekend is en niet wordt gebruikt.

KB 471

In de bovenstaande uitspraak preciseert het Hof de betekenis van het begrip hergebruik. Voor het geval een onderneming op internet gebruik maakt van een dedicated zoekmachine Gaspedaal. De uitleg van het begrip ‘hergebruik’ is volgens deze uitspraak ruim, onder meer omdat de in het geding zijnde zoekmachine het mogelijk maakt de volledige inhoud van de databank in kwestie te doorzoeken.

KB 707/711/717

Dit arrest gaat over het niet-ingeschreven gemeenschapsmodel van Karen Millen. Karen Millen ontwerpt en verkoopt dameskleding. Deze kleding (o.a. een gestreepte blouse) heeft Dunnes nagemaakt en in haar winkels te koop aangeboden. Karen Millen is daartegen opgetreden en heeft zowel in eerste instantie als in hoger beroep succes. Dunnes laat het daar niet bij en gaat naar de Supreme Court. Deze rechterlijke instantie geeft aan dat Dunnes niet betwist de kleding van Karen Millen te hebben nagemaakt en toegeeft dat de niet-ingeschreven gemeenschapsmodellen van Karen Millen nieuw zijn, maar dat Dunnes wel betwist dat de kleding van Karen Millen een eigen karakter heeft.

Geïnformeerde gebruiker Bij de rechtstreekse directe vergelijking van het gedeponeerde model met eerdere, oudere modellen moet de ‘geïnformeerde gebruiker’ tot uitgangspunt worden genomen (art. 6 lid 1 GModVo en 3.3 lid 2 BVIE). Dit is een tussencategorie, namelijk een fictieve persoon die meer kennis heeft dan de gemiddelde consument, maar minder dan de vakman. Het gaat om iemand die de in de sector in kwestie bestaande verschillende modellen kent, een zekere kennis bezit met betrekking tot de elementen die deze modellen over het algemeen bevatten en door zijn belangstelling voor de betrokken voortbrengselen blijk geeft van een vrij hoog aandachtsniveau bij gebruik ervan. Bij het vaststellen welke algemene indruk de modellen bij die geïnformeerde gebruiker wekken mag de rechter de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen waarop de modellen betrekking hebben in aanmerking nemen, maar alleen ter verduidelijking (‘ter bevestiging van eerder getrokken conclusies’).

KB 219/223/235

Easy Sanitary Solutions is houder van een ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht voor een douchegoot (zie de afbeelding in r.o. 19 van het onderhavige arrest). Group Nivelles heeft de nietigverklaring van dit modelrecht gevorderd. Volgens Group Nivelles is het model van ESS niet nieuw en heeft het geen eigen karakter. Ter staving van die vordering heeft Group Nivelles afbeeldingen overgelegd van (onderdelen van) uit de industrie afkomstige afvoergoten die reeds voor de datum van indiening van het modeldepot van ESS in gebruik waren (zie r.o. 23 van het onderhavige arrest). Dit laatste is van groot belang: de (onderdelen van de) oudere afvoergoten waren bestemd voor industrieel gebruik en niet voor gebruik als (onderdeel van) een douchegoot in een sanitaire ruimte.

Het gaat hier om de vraag of in het Europees geharmoniseerde modellenrecht nog steeds plaats is voor de kinderkapperstoel-leer van de HR. Die leer komt erop neer dat het model wordt bepaald door de combinatie van een bepaald uiterlijk en een bepaald voortbrengsel (het specialiteitsbeginsel). Dit heeft tot gevolg dat voor een bestaand voorwerp dat een andere gebruiksfunctie krijgt dan waarvoor het gedeponeerd of gebruikt is, zelfstandige modelbescherming verkregen kan worden, ook als het voorwerp geen wijziging van belang heeft ondergaan en het kenmerkende bestanddeel blijft vormen van het voortbrengsel met de nieuwe gebruiksfunctie. Kortom: de op een onderstel van een kappersstoel gemonteerde trapauto is een ander voortbrengsel dan een trapauto, met als gevolg dat voor die kappersstoel zelfstandige modelbescherming kan worden verkregen. Deze leer heeft ook gevolgen voor de beschermingsomvang van het modelrecht: die bescherming blijft beperkt tot het in het depot vermelde voortbrengsel, met als gevolg dat de houder van een modelrecht op een trapauto een derde niet kan verbieden die trapauto als kinderkapperstoel te exploiteren. Download noot hier.

Let op: vormgevingserfgoed ook voortbrengen van andere gebruiksfuncties, grensoverschrijdend, ongeacht de betrokken sector (niet op verkeerde been laten zetten!)

KB 220/221/222/223/225/236

IEF 17130

Uitputting De uitputtingsregel ex art. 4 lid 2 Ar heeft betrekking op de tastbare zaak (‘het exemplaar’) waarin een beschermd werk of een kopie daarvan is belichaamd. Voorwaarden voor uitputting van het distributierecht is dat het origineel of de kopieën daarvan door de rechthebbende of met zijn toestemming in de handel zijn gebracht, en dat die verhandeling heeft plaatsgevonden binnen de EU. Het distributierecht is niet uitgeput wanneer een reproductie van een beschermd werk die met toestemming van de auteursrechthebbende in de Europese Unie in de handel is gebracht, nadien een vervanging van de drager ervan heeft ondergaan zoals de overbrenging van die op een papieren poster aangebrachte reproductie op een canvasdoek, en in die nieuwe vorm opnieuw in het verkeer wordt gebracht.

KB 570/574/580/581/593/818

Adwords, aanstasting functies merk In deze zaak stelt Interflora, die een wereldwijde bezorgservice voor bloemen aanbiedt, dat Marks & Spencer inbreuk maakt op het merk INTERFLORA, omdat zij verschillende met dat merk overeenkomende of erop lijkende tekenreeksen als trefwoorden in de door Google aangeboden advertentiedienst „AdWords” heeft gekocht en op basis daarvan advertenties voor zichzelf laat verschijnen. In het arrest maakt het Hof duidelijk dat merkhouders alleen tegen dergelijk merkgebruik kunnen optreden als één van de functies van het merk worden aangetast. Het gaat daarbij om door het Hof als wezenlijk bestemde herkomstaanduidingsfunctie, maar ook om de investeringsfunctie (en reclamefunctie). Het Hof benadrukt dat niet alleen de wezenlijke herkomstaanduidingsfunctie, maar ook andere functies van het merk zijn beschermd. Ook die mogen niet door concurrenten worden aangetast. Voor het eerst behandelt het Europese Hof de investeringsfunctie van het bekende merk als zijnde een beschermde functie. Het gaat dan om de functie van het merk de reputatie te behouden die consumenten kan aantrekken en aan de merkhouder kan binden. Als die functie wordt aangetast door het adword gebruik, kan dat worden verboden. Dat kan echter niet als de merkhouder zijn marketinginspanningen moet opvoeren ten gevolge van de handelwijze van de concurrent of als consumenten daardoor overstappen van waren van de merkhouder naar de concurrent. Bekende merken kunnen ook optreden indien er ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het bekende merk. Daarvan kan sprake zijn indien door het adword gebruik het merk tot een generieke term verwordt. Daarvan kan ook sprake zijn indien het bekende merk als adword wordt geselecteerd, indien daardoor zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit het merk. Van dat laatste is in elk geval sprake indien imitaties van de producten van de bekende merkhouder worden aangeboden. Echter, als de reclame slechts een alternatief voorstelt voor de waren van de bekende merkhouder zonder dat het bekende merk verwatert, en zonder dat één van de functies van het bekende merk worden aangetast, is er sprake van eerlijke concurrentie. De nationale rechts zullen met toepassing van al deze criteria moeten beoordelen of de aan hen voorgelegde adword advertenties deze toetsen kunnen doorstaan.

KB 283/285/346/371/372/391/505/778/819

IEF 12720

Verwarringsgevaar – uniemerk – Gebruik overeenstemmend teken in deel van de Unie niet verboden als er voor dit deel verwarringsgevaar ontbreekt. Wanneer een rechtbank voor een Uniemerk vaststelt dat het gebruik van een teken leidt tot gevaar voor verwarring met een Uniemerk in een deel van het grondgebied van de Europese Unie, terwijl een dergelijk gevaar niet bestaat in een ander deel van dit grondgebied, moet deze rechtbank oordelen dat sprake is van schending van het aan dit merk verbonden uitsluitende recht en de staking van dit gebruik moet gelasten voor het gehele grondgebied van de Europese Unie, met uitzondering van het deel van dit grondgebied waarvoor het ontbreken van verwarringsgevaar werd vastgesteld. In dat gebied wordt immers geen afbreuk gedaan aan de wezenlijke herkomstfunctie van het merk (zie ook het arrest 74. DHL/Chronopost)

KB 32/810

Gemeenschapsmerk. Onsuccesvolle nietigheidsprocedure tegen beeldmerk TiMi KiNDERJOGHURT o.g.v. ouder woordmerk KINDER. Geen overeenstemmende tekens. Geen seriemerk. Geen gebondenheid aan eerder beslissingen OHIM. Art. 8 lid 1 sub b en lid 5 Gemeenschapsmodellenverordening (GMV) veronderstelt – net als art. 2.20 lid 1 sub b en c BVIE – dat het gaat om twee merken die een zekere mate van visuele, auditieve of begripsmatige overeenstemming vertonen. Daarbij gaat het om de totaalindruk. In het eerste geval is zo’n sterke mate van overeenstemming vereist dat sprake is van verwarringsgevaar. In het tweede geval is voldoende dat het betrokken publiek een samenhang ziet tussen beide merken, dat wil zeggen er een verband tussen legt. Bekendheid, onderscheidend vermogen en het al dan niet bestaan tot een serie van merken zijn bij de overeenstemmingsvraag geen relevante factoren. Als eenmaal is vastgesteld dat de tekens overeenstemmen, moet de vraag of verwarringsgevaar te duchten is of het publiek een verband legt tussen de tekens globaal worden beoordeeld aan de hand van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder (nu wel) de mate van overeenstemming van de conflicterende merken en van soortgelijkheid van de waren die door deze merken worden aangeduid, de mate van bekendheid van het oudere merk en de mate van – intrinsiek of door gebruik verkregen – onderscheidend vermogen van het oudere merk.

KB 349/359/365/370

EU-MERKEN – INBURGERING – BEWIJS Was het nodig voor Nestlé om voor iedere EU lidstaat te bewijzen dat haar vormmerk door intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen? Over die vraag boog het Europese Hof zich. Het Hof stelt voorop dat een EU merk een eenheid vormt en in de hele EU dezelfde rechtsgevolgen heeft. Dat betekent dat een teken ook in de gehele EU – dus in alle EU-lidstaten – onderscheidend vermogen moet bezitten. Een merk dat niet van huis uit in de gehele EU onderscheidend vermogen had, kan slechts als merk worden ingeschreven als wordt bewezen dat het door gebruik alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen op het gehele grondgebied in de EU. Wanneer een merk niet van huis uit in de gehele EU onderscheidend vermogen heeft, dan volstaat het niet om te bewijzen dat het merk onderscheidend vermogen heeft gekregen in een aanzienlijk deel van de EU. Het Hof gaat niet zover, dat dan voor elke EU lidstaat afzonderlijk bewijs moet worden geleverd dat het merk daar is ingeburgerd. Het zou immers zomaar kunnen zijn, dat wanneer twee lidstaten naast elkaar liggen, cultureel verwant zijn of dezelfde taal spreken, de consumenten in de ene lidstaat voldoende kennis hebben van producten op de markt van de andere lidstaat. Maar met bewijzen moet wel kunnen worden aangetoond, dat het merk in iedere lidstaat van de EU, waar het nog geen onderscheidend vermogen had, alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Conclusie: Heeft een merk niet uit zichzelf al onderscheidend vermogen, dan kan het onderscheidend vermogen verkrijgen door intensief gebruik van het merk. Voor EU merken is dan wel vereist, dat het merk in de gehele EU onderscheidend vermogen moet hebben verkregen, en dat dit moet kunnen worden aangetoond. Bewijs voor slechts een gedeelte van de EU is niet voldoende. Zo’n bewijslevering is, op zijn zachtst gezegd, nog een hele opgave. Bij de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe dienst, verdient het daarom de voorkeur om meteen een sterk merk te kiezen. Een merk, dat van huis uit al onderscheidend vermogen bezit.

KB 310

Debranding levert ook gebruik van het merk op. De Belgische onderneming Duma kocht buiten de EU vorkheftruks van het bekende merk Mitsubishi. Voordat Duma de vorkheftruks in de EU invoerde en verder verhandelde, verwijderde Duma alle Mitsubishi-merken van de vorkheftruks in een douane-entrepot. Vervolgens bracht zij haar eigen merken op de vorkhefttrucks aan. De vorkheftruks die Duma in de EU invoerde en verhandelde bevatten dus geen enkel merk van Mitsubishi en enkel merken van Duma zelf. Mitsubishi was hier niet blij mee en besloot om Duma voor de Belgische rechter te dagen. Mitsubishi stelde dat Duma inbreuk maakt op de Mitsubishi-merken, door het verwijderen van de Mitsubishi-merken. Het HvJ oordeelt allereerst dat debranding de merkhouder het recht ontneemt om haar producten voor het eerst in de EU te verhandelen en dus haar investering te gelde te maken, terwijl dat nu juist een van de kernfuncties van het merkenrecht is. Daarnaast blijft het publiek ondanks de verwijdering van de merken de vorkheftruks beschouwen als Mitsubishiheftruks. Het HvJ zegt dus eigenlijk dat de goodwill van een merk niet alleen kleeft aan een merk, maar ook aan de producten waarop het merk is aangebracht. Uit eerdere rechtspraak van het HvJ volgt dat voor gebruik van een merk een actieve handeling is vereist. Het HvJ oordeelt in deze zaak dat debranding een actieve handeling is omdat met het verwijderen van merken een economisch voordeel wordt nagestreefd. Op basis van deze argumenten oordeelt het HvJ dat het verwijderen van merken beschouwd wordt als gebruik van een merk en dus merkinbreuk oplevert.

KB 54/342/344/371/403

Mededeling aan het publiek & Geen tijdelijke reproductie Na herhaling van zijn vaste rechtspraak (15. Svensson; 19. Reha Training/GEMA en 20. GS Media Sanoma) over het begrip ‘mededeling aan het publiek’ (en daarmee de immateriële openbaarmaking op afstand als bedoeld in art. 12 Aw) oordeelt het Hof dat onder dat begrip ook valt de verkoop van een mediaspeler, waarop vooraf add-ons zijn geïnstalleerd die op internet beschikbaar zijn en hyperlinks bevatten naar voor het publiek vrij toegankelijke websites waarop auteursrechtrechtelijk beschermde werken zonder toestemming van de rechthebbenden beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast is de uitzondering ex art. 13a Aw voor tijdelijke reproducties niet van toepassing, voornamelijk omdat sprake is van ‘afbreuk aan de normale exploitatie van het werk’.

KB 570/579

Zie ook The Pirate Bay

Kwade trouw – zie ook 69. Lindt/Hauswirth Het begrip „kwade trouw” is een autonoom begrip van Unierecht dat eenvormig moet worden uitgelegd in de Europese Unie. Bij de vaststelling van kwade trouw worden gehouden met alle relevante factoren van het concrete geval die bestaan op het tijdstip van indiening van de merkaanvraag. De omstandigheid dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in het buitenland op het tijdstip van indiening van zijn aanvraag een merk gebruikt dat kan worden verward met het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, volstaat op zich niet om vast te stellen dat de aanvrager te kwader trouw is in de zin van deze bepaling. Lidstaten hebben niet de ruimte om een bijzondere beschermingsregeling voor buitenlandse merken in te voeren die afwijkt van de regeling waarin deze bepaling voorziet en berust op het feit dat de aanvrager een buitenlands merk kende of behoorde te kennen.

KB 416

Het Britse bedrijf Sky is merkhouder van Uniemerken met betrekking tot televisie-uitzendingen, telecom en meer. Deze merken zijn ook ingeschreven in het Verenigd Koninkrijk als nationale woordmerken. Sky heeft een vordering wegens inbreuk op de merken ingesteld tegen SkyKick, een Amerikaanse onderneming die zich voornamelijk bezighoudt met het aanbieden van cloud-services. SkyKick heeft aangevoerd dat de ingeroepen merken geheel of gedeeltelijk nietig zijn omdat onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is aangegeven op welke waren en diensten deze betrekking hebben. Tevens zouden de merken te kwader trouw zijn aangevraagd, om een zeer ruime merkbescherming te verkrijgen. De verwijzende rechter vraagt om richtsnoeren over de uitlegging van geldige inschrijvingen van het merkenrecht [zie ook: IEF 17869]. Overwogen wordt dat de onduidelijkheid of onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een nationaal merk of een gemeenschapsmerk is ingeschreven, niet kan worden beschouwd als een grond voor nietigheid. Verder is een aanvraag niet zonder meer te kwader trouw als de aanvrager geen economische activiteiten ontplooid omtrent het merk ten tijde van de aanvraag.

KB 288/291/312/416

IEF 18982

informatie- en persvrijheid vs auteursrecht. In Funke Medien publiceert Funke Medien vertrouwelijke stukken van de Duitse overheid onder de naam Afghanistan-documenten. De documenten kunnen als gescande bladzijden op haar website worden ingezien, waarbij ook inleidende opmerkingen, aanvullende links en een uitnodiging om te reageren waren opgenomen. Volgens de Duitse Staat is dit een auteursrechtinbreuk. Funke Medien beroept zich op de pers- en/of citaatexceptie. Het Bundesgerichtshof stelt dezelfde prejudiciële vragen als in Spiegel Online. Het Hof benadrukt dat de in de auteursrechtrichtlijn opgenomen excepties uitputtend zijn. De richtlijn maakt een afweging tussen het belang van auteursrecht en vrijheid van meningsuiting en informatievrijheid. De informatie- en persvrijheid uit het Handvest kunnen geen rechtvaardiging bieden wanneer het gebruik van een werk niet onder een exceptie uit de richtlijn valt. Bij de uitleg van de excepties uit de auteursrechtrichtlijn moet de nationale rechter een belangenafweging maken aan de hand van alle omstandigheden van het geval, onder andere de informatie- en persvrijheid.

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland) bij beslissing van 1 juni 2017. Auteursrecht en naburige rechten. Informatiemaatschappij. Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten. Reproductierecht. Mededeling aan het publiek. Beperkingen en restricties. Draagwijdte. Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. noot Geerts

KB 32/525/570/579/593/594

IEF 18623

Zie Spiegel Online

informatie- en persvrijheid vs auteursrecht. In Spiegel Online gaat het om een manuscript over seksuele misdrijven tegen minderjarigen dat door de Duitse politicus Beck is geschreven. Dit manuscript is als een artikel in een bundel gepubliceerd, waarbij volgens Beck de uitgever de inhoud heeft gewijzigd. Spiegel Online publiceert een artikel waarin wordt gesteld dat de uitgever de kernboodschap van Becks manuscript niet heeft gewijzigd en dat Beck het publiek daarom jarenlang heeft misleid. Via hyperlinks kunnen originele versies van het manuscript en het artikel in de bundel worden gedownload. Volgens Beck is dit een auteursrechtinbreuk. Spiegel Online beroept zich op de pers- en/of citaatexceptie. Het Bundesgerichtshof stelt de prejudiciële vraag of het grondrecht van informatievrijheid en persvrijheid uit het Handvest een rechtvaardiging kan bieden voor het gebruik van een werk dat niet onder één van de in de auteursrechtrichtlijn opgenomen excepties valt.

Auteursrecht en naburige rechten. Informatiemaatschappij. Harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten. Beperkingen en restricties. Draagwijdte. Verslagen van actuele gebeurtenissen. Citaten. Gebruik van hyperlinks. Op geoorloofde wijze voor het publiek beschikbaar stellen. Vrijheid van meningsuiting en van informatie. noot Geerts

KB 32/594/593/595/596/597

IEF 18644

Zie Funke Medien

Art. 1 lid 2 van de databankenrichtlijn verstaat onder databank een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen, systematisch of methodisch geordend, en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk. In dit arrest kwam de vraag aan de orde of geografische gegevens die uit een topografische kaart worden gelicht met het oog op de vervaardiging en de commerciële exploitatie van een andere kaart, na deze verrichting nog voldoende informatieve waarde hebben om als ‘zelfstandige elementen’ als bedoeld in de definitie van databank te kunnen worden aangemerkt. Mede onder verwijzing naar eerdere uitspraken waarin het begrip databank een ruime betekenis wordt toegekend, beantwoordt het Hof die vraag bevestigend. De zelfstandige informatieve waarde van een element dat uit een verzameling is gelicht moet worden beoordeeld in het licht van de waarde die de informatie heeft voor welke derde dan ook die belangstelling toont voor dat element.

r.o. 12: ” In dit verband zij er om te beginnen aan herinnerd dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat het met de door de Uniewetgever nagestreefde doelstelling in overeenstemming is om aan het begrip „databank” in de zin van richtlijn 96/9 een ruime betekenis toe te kennen, los van overwegingen van formele, technische of materiële aard (zie arresten Fixtures Marketing, C‑444/02, EU:C:2004:697, punt 20, en Ryanair, C‑30/14, EU:C:2015:10, punt 33).” HvJ: een topografische kaart kan een databank zijn

KB 533/705/707/708/716

Hof bepaald grens voor een parodie, namelijk discriminatie. Dat betekent dus dat werken alleen mogen worden nagemaakt voor parodiërende doeleinden als er een verschil is met het origineel én de nabootsing humoristisch is of ergens de spot mee drijft. Het originele werk hoeft dus niet per se onderwerp te zijn van de humor of spot die de parodie tracht te bewerkstelligen. Ook ‘verwarring’ met het origineel of de bron maakt niet per se dat een parodie ontoelaatbaar zou zijn. De vrijheid van meningsuiting speelt hierbij een belangrijke rol.

Volgens het Hof ligt de grens in elk geval daar waar men met een parodie doet aan “discriminatie op grond van ras, huidskleur en etnische afstamming” (Deckmyn is immers lid van het Vlaams belang). Auteursrechthebbenden op de tekeningen, zoals Vandersteen e.a., hebben er volgens het hof in beginsel rechtmatig belang bij dat het beschermde werk niet met een discriminerende boodschap wordt geassocieerd. De nationale rechter in Brussel dient nu verder over de zaak te oordelen. Overigens staat het recht op parodie expliciet in de Auteursrechtrichtlijn vermeld, maar is de bepaling is in Europa facultatief. Dit is de eerste en zeer belangrijke uitspraak van het Europese Hof over de parodie. De rechter moet bepalen of iets grappig of spottend (bedoeld) is. Het Europese Hof bepaalt in casu de grens voor parodiërend gebruik van tekeningen, maar deze uitspraak geldt in beginsel ook voor andere werken. Men mag (zeer) ver gaan met het gebruik van een parodie, maar auteurs hebben het recht om een parodie te verbieden als die discriminerend is.

KB 32/598

Bekendheid van merk, voor beoordeling hiervan niet de criteria van normaal gebruik toepassen. Een Uniemerk is ‘bekend’ in de Europese Unie als het bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, dat in voorkomend geval kan overeenkomen met het grondgebied van één enkele lidstaat, die niet noodzakelijk de lidstaat is waar een verzoek om inschrijving van een jonger nationaal merk is ingediend. De criteria die in de rechtspraak zijn ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van het gemeenschapsmerk zijn als zodanig irrelevant om vast te stellen of er sprake is van ‘bekendheid’. Wanneer het oudere gemeenschapsmerk reeds bekendheid heeft verworven in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie, maar niet bij het relevante publiek van de lidstaat waar is verzocht om inschrijving van het jongere nationale merk waartegen oppositie is ingesteld, kan de houder van het gemeenschapsmerk bescherming genieten wanneer blijkt dat een commercieel niet te verwaarlozen deel van dit publiek dat oudere gemeenschapsmerk kent en in verband brengt met het jongere nationale merk, en dat er, gelet op alle relevante omstandigheden van het concrete geval, op dat ogenblik daadwerkelijk inbreuk wordt gemaakt op het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling dan wel, in het andere geval, sprake is van een ernstig gevaar dat een dergelijke inbreuk zich in de toekomst voordoet.

Allen sub c grond! 2.20(2) BVIE,  zie 52. Chevy en 71. Pago.

KB 370/810

Mededeling aan publiek. De term ‘mededeling aan het publiek’ heeft in naburig rechtelijke zin dezelfde betekenis als in auteursrechtelijke zin. Het gaat om elke doorgifte van beschermde werken, ongeacht het gebruikte technische middel, aan een onbepaald aantal doch vrij groot aantal potentiële ontvangers. Voor iedere manier/technologie van doorgifte is afzonderlijk toestemming nodig. Wordt hetzelfde technische middel als de oorspronkelijke mededeling gebruikt, dan is tevens nodig dat nieuw publiek wordt bereikt, wat impliceert dat de rechthebbende bij de oorspronkelijke mededeling of toestemming geen rekening heeft gehouden met de ontvangers in kwestie. Tot slot is winstoogmerk geen bepalende factor, maar wel een ‘niet irrelevante’ factor om een eventuele vergoeding te bepalen. Van een winstoogmerk is sprake als de gebruiker uit het beschermde werk financieel voordeel kan halen in verband met de aantrekkelijkheid en dus het grotere aantal bezoekers. Aan de hand hiervan geen inbreuk aangenomen in tandartsenpraktijk, wel in horeca en revalidatiecentrum.

KB 579

Zie Svensson en GS Media/Sanoma

Artikel 101 lid 1 VWEU staat niet in de weg aan een stelsel van selectieve distributie voor luxeproducten dat primair tot doel heeft, het luxe-imago van die producten in stand te houden, mits de wederverkopers worden gekozen op grond van objectieve criteria van kwalitatieve aard die uniform worden vastgesteld voor alle potentiële wederverkopers en zonder discriminatie worden toegepast, en de vastgestelde criteria niet verder gaan dan noodzakelijk is. Artikel 101 lid 1 VWEU staat niet in de weg aan een contractueel beding als in het hoofdgeding, dat de erkende wederverkopers van een stelsel van selectieve distributie voor luxeproducten dat primair tot doel heeft, het luxe-imago van die producten in stand te houden, verbiedt om naar buiten toe kenbaar van platforms van derden voor de verkoop op internet van de contractproducten gebruik te maken, wanneer dat beding – het is aan de verwijzende rechterlijke instantie om dit te verifiëren – ertoe strekt het luxe-imago van bedoelde producten in stand te houden, uniform wordt vastgesteld en zonder discriminatie wordt toegepast alsook evenredig is gelet op het nagestreefde doel. In omstandigheden als in het hoofdgeding is een aan de leden van een stelsel van selectieve distributie voor luxeproducten, die als wederverkoper op die markt actief zijn, opgelegde verbod om voor de verkopen op internet naar buiten toe kenbaar derde ondernemingen in te schakelen, geen beperking van de klantenkring in de zin van artikel 4 onder b Groepsvrijstellingsverordening (EU) nr. 330/2010 van de Commissie betreffende verticale overeenkomsten of een beperking van de passieve verkoop aan de eindgebruiker in de zin van artikel 4 onder c van genoemde verordening.

KB 32/811

Eerdere handelsnaam versus jonger merk. Vervolgens geeft het HvJEU de toetsingscriteria voor de belangenafweging tussen de houder van een bekend merk en een derde die een daarmee overeenstemmend teken reeds gebruikte voordat het bekende merk werk geregistreerd. Het gaat om de volgende criteria:

(1.) Bepaald moet worden in hoeverre het eerder gebruikte teken (The Bulldog) is ingeburgerd en welke reputatie het geniet bij het relevante publiek;

(2.) Nagegaan moet worden wat het oogmerk van het gebruik van dit teken (The Bulldog) door de derde is en of dat gebruik als te goeder trouw is te kwalificeren. Voor de beoordeling van gebruikte goede trouw moet volgens het HvJEU rekening worden gehouden met:

(2.a.) de mate waarin de producten waarvoor het (eerder gebruikte) teken (The Bulldog) is gebruikt en de producten waarvoor het bekende merk is ingeschreven gerelateerd zijn;

(2.b.) het tijdstip van eerste gebruik van het teken (The Bulldog) voor dezelfde producten als het bekende merk (Red Bull);

(2.c.) het tijdstip van verwerving van bekendheid van het bekende merk (Red Bull).

(3.) De economische en commerciële relevantie van het gebruik van het teken (de Bulldog) voor de producten waarvoor het bekende merk (Red Bull) is ingeschreven.

Het is aan de nationale (feiten) rechter om deze criteria te toetsen. Tenslotte geeft het HvJEU nog wel twee handreikingen voor de toepassing van de toetsingscriteria in het onderhavige geval.

Allereerst zegt het HVJEU dat wanneer een teken (The Bulldog) voordat het bekende merk (Red Bull) gedeponeerd is al gebruikt is voor producten die in verband kunnen worden gebracht met de producten waarvoor het merk is ingeschreven, het gebruik van het teken ook voor de producten van het bekende merk als het ware een natuurlijke uitbreiding vormt voor het assortiment van producten waarvoor het teken al een zekere reputatie geniet bij het publiek. In casu werd het teken The Bulldog reeds eerder gebruikt voor horecawaren en -diensten waaronder de verkoop van dranken. De latere verkoop van energiedrankjes onder de naam The Bulldog kan in dat licht – aldus het HvJEU – worden gezien als daadwerkelijke uitbreiding van het assortiment van de producten die The Bulldog aanbiedt en niet als een poging om voordeel te trekken uit de reputatie van het merk Red Bull. Die indruk wordt versterkt als reeds energiedrankjes onder de naam The Bulldog werden verkocht voordat Red Bull een bekend merk werd. Dit staat echter niet vast en moet dus nog nader worden onderzocht.

Ten tweede overweegt het HvJEU in het licht van de onderhavige casus, dat hoe sterker de reputatie van het teken (The Bulldog) in relatie tot een bepaald assortiment producten is voordat het bekende merk (Red Bull), waarmee het teken overeenstemt is gedeponeerd, des te meer is het gebruik van het teken (The Bulldog) commercieel noodzakelijk voor de verhandeling van dezelfde producten als waarvoor het bekende merk (Redbull) is ingeschreven. En dit geldt in het bijzonder als de producten van het bekende merk naar hun aard geassocieerd worden met de producten waarvoor het teken eerder is gebruikt.

Tot zover de handleiding van het HvJEU voor de toetsing door de nationale rechter of er in het onderhavige geval sprake is van een geldige reden voor The Bulldog om haar naam te gebruiken voor energiedrankjes. Het woord is dus nu aan de Nederlandse feitenrechter. Op grond van de gegeven criteria en de nadere toelichting daarop van het HvJEU acht ik niet onaannemelijk dat The Bulldog energiedrankjes onder die naam zal kunnen blijven verkopen. Mogelijk zal nog een relevant feitenpunt zijn of de Bulldog kan bewijzen dat zij haar naam reeds voor energiedrankjes gebruikte voordat Red Bull een bekend merk werd. Uit de overwegingen van het HVJEU valt echter op te maken dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval hoeft te zijn. Evengoed is denkbaar dat de Nederlandse rechter op grond van enkel het eerdere gebruik van de Bulldog voor horecawaren en – diensten, waaronder het schenken van dranken, al tot de conclusie komt dat de uitbreiding van het assortiment producten naar energiedrankjes logischerwijs daaruit voortvloeit en een geldige reden oplevert voor The Bulldog om onder die naam energiedrankjes te verkopen. Dat zij zodoende voordeel trekt uit de bekendheid van het merk Red Bull is dan niet een merkinbreuk omdat er die geldige reden aanwezig is. Zodra de Nederlandse feitenrechter zich hierover heeft uitgesproken zullen we daar op deze kennispagina over berichten.

KB 276/339/391

KB339: het doel van de Europese Harmonisatierichtlijn merkenrecht die het materiële merkenrecht van de Europese lidstaten beheerst, in het algemeen is om het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven af te wegen tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden.[1] De bescherming die de richtlijn geeft, is zeker niet beperkt tot de herkomstfunctie.

‘Neuschwanstein’ niet beschrijvend voor kwaliteit of plaats van herkomst, verkoopplaats kan geen aanknopingspunt zijn bij beoordeling beschrijvendheid van een merk. In 50. Windsurfing Chiemsee oordeelde het HvJ dat de plaats van herkomst gewoonlijk de aanduiding is van de plaats waar de waar is of zou kunnen worden vervaardigd, maar dat niet kan worden uitgesloten dat het verband tussen een waar en de geografische plaats op andere aanknopingsfactoren berust, bijvoorbeeld het feit dat de waar in de betrokken geografische plaats bedacht en ontworpen is. In onderhavig arrest voegt het Hof toe dat de verkoopplaats niet een dergelijk ‘aanknopingspunt’ kan zijn dat het gaat om een beschrijvend merk. De reden daarvan is dat de verkoopplaats als zodanig niet de eigenschappen, kwaliteiten of bijzondere kenmerken kan aanduiden die verband houden met de plaats van herkomst ervan, zoals een ambacht, traditie of klimaat als kenmerkend aspect van een bepaalde plaats. De verkoopplaats kan dus niet als zodanig uit het oogpunt van het relevante publiek een beschrijving vormen van een kwaliteit of wezenlijk kenmerk van de door het litigieuze merk aangeduide waren en diensten.

KB 304/416

Zie Chiemsee

Openbaarmaking auteursrechtelijk beschermde foto, anders dan hyperlinks Het HvJ oordeelt dat een openbaarmaking van een auteursrechtelijk beschermde foto, zoals in het werkstuk, iets anders is dan een hyperlink naar een foto. De beoordeling dient dus anders te zijn. Volgens het Hof is zijn rechtspraak over hyperlinks niet op deze situatie van toepassing. Hyperlinks dragen namelijk bij tot de goede werking van het internet. Zij maken het mogelijk om informatie te verspreiden binnen dat netwerk, dat wordt gekenmerkt door de beschikbaarheid van immense hoeveelheden informatie. En dat is anders dan losstaande openbaarmakingen (r.o. 40). Daarnaast hebben hyperlinks nog een bijzonder kenmerk. Zij werken niet meer op het moment dat de rechthebbende het oorspronkelijke werk van de website verwijdert. Op die manier kan de auteursrechthebbende zijn preventieve recht uitoefenen. Hij kan immers controleren of het beschermde werk opvraagbaar is. Deze controlemogelijkheid ontbreekt bij een separate openbaarmaking (r.o. 44).

KB 579/593

Exploitant van fysieke marktplaats kan worden verplicht merkinbreuk van marktkramer te doen staken – zelfde vereisten als 75. L’Oréal/eBay! De exploitant van een fysieke marktplaats kan worden verplicht de door de marktkramers gemaakte merkinbreuken te doen staken. Voor de daartoe uitgevaardigde rechterlijke bevelen gelden dezelfde voorwaarden als de voorwaarden die gelden voor de beheerder van een elektronische marktplaats. De vennootschap Delta Center is huurder van de Praagse markthallen. Zij onderverhuurt de verschillende verkoopstands op deze marktplaats aan marktkramers. Producenten en distributeurs van merkproducten hebben vastgesteld dat in de markthallen van Praag namaak van hun producten werd verkocht. Zij hebben vervolgens de Tsjechische rechterlijke instanties verzocht Delta Center te gelasten de verhuur van verkoopstands in deze hallen aan dergelijke inbreukmakers te staken. De richtlijn inzake intellectuele eigendom staat merkhouders toe in rechte te ageren tegen de tussenpersonen wier diensten door derden worden gebruikt om inbreuk te maken op hun merken.

KB 387/809

Deze zaak gaat over de betekenis van de techniekuitsluiting in het modellenrecht. Het arrest geeft voor het eerst uitleg aan art. 8(1) Gemeenschaps Modellenverordening (6/2002; hierna GModVo.) en dus indirect tevens aan art. 7(1) Gemeenschaps Modellenrichtlijn (98/71)) waarin staat dat een modelrecht niet geldt voor de uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die uitsluitend door de technische functie worden bepaald. Een dergelijk model kan worden nietig verklaard (art. 25(1)(b) GModVo.) en bij de beschermingsomvang van een model tellen dergelijke kenmerken niet mee. Dit belangrijke arrest geeft antwoord op de vragen of voor de beoordeling of er sprake is van uitsluitend door de technische functie bepaalde uiterlijke kenmerken van een model, doorslaggevend is of er alternatieve modellen zijn die dezelfde technische functie hebben, en verder, of bij de vaststelling van de technische functie uitgegaan moet worden van een objectieve waarnemer, of van iets of iemand anders. Download noot hier.

KB 220/227/310

Mededeling aan publiek, aanwezigheid kennis linken naar illegale content, Hyperlinken Om vast te stellen of het plaatsen, op een website, van hyperlinks naar beschermde werken die zonder toestemming van de auteursrechthebbende vrij beschikbaar zijn op een andere website, een ‘mededeling aan het publiek’ vormt in de zin van art. 3 lid 1 Arl, moet worden bepaald of deze links zijn verstrekt zonder winstoogmerk door een persoon die geen kennis had, of redelijkerwijs geen kennis kon hebben, van het illegale karakter van de publicatie van die werken op die andere website, dan wel of, integendeel, voornoemde links met een dergelijk oogmerk zijn verstrekt, in welk geval deze kennis moet worden vermoed. Als die kennis aanwezig is, is sprake van een mededeling aan het publiek waarvoor toestemming van de auteursrechthebbende noodzakelijk is, bij gebreke waarvan sprake is van inbreuk.

KB 32/244/523/579