EU-MERKEN – INBURGERING – BEWIJS Was het nodig voor Nestlé om voor iedere EU lidstaat te bewijzen dat haar vormmerk door intensief gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen? Over die vraag boog het Europese Hof zich. Het Hof stelt voorop dat een EU merk een eenheid vormt en in de hele EU dezelfde rechtsgevolgen heeft. Dat betekent dat een teken ook in de gehele EU – dus in alle EU-lidstaten – onderscheidend vermogen moet bezitten. Een merk dat niet van huis uit in de gehele EU onderscheidend vermogen had, kan slechts als merk worden ingeschreven als wordt bewezen dat het door gebruik alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen op het gehele grondgebied in de EU. Wanneer een merk niet van huis uit in de gehele EU onderscheidend vermogen heeft, dan volstaat het niet om te bewijzen dat het merk onderscheidend vermogen heeft gekregen in een aanzienlijk deel van de EU. Het Hof gaat niet zover, dat dan voor elke EU lidstaat afzonderlijk bewijs moet worden geleverd dat het merk daar is ingeburgerd. Het zou immers zomaar kunnen zijn, dat wanneer twee lidstaten naast elkaar liggen, cultureel verwant zijn of dezelfde taal spreken, de consumenten in de ene lidstaat voldoende kennis hebben van producten op de markt van de andere lidstaat. Maar met bewijzen moet wel kunnen worden aangetoond, dat het merk in iedere lidstaat van de EU, waar het nog geen onderscheidend vermogen had, alsnog onderscheidend vermogen heeft verkregen.

Conclusie: Heeft een merk niet uit zichzelf al onderscheidend vermogen, dan kan het onderscheidend vermogen verkrijgen door intensief gebruik van het merk. Voor EU merken is dan wel vereist, dat het merk in de gehele EU onderscheidend vermogen moet hebben verkregen, en dat dit moet kunnen worden aangetoond. Bewijs voor slechts een gedeelte van de EU is niet voldoende. Zo’n bewijslevering is, op zijn zachtst gezegd, nog een hele opgave. Bij de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe dienst, verdient het daarom de voorkeur om meteen een sterk merk te kiezen. Een merk, dat van huis uit al onderscheidend vermogen bezit.

KB 310