Eerdere handelsnaam versus jonger merk. Vervolgens geeft het HvJEU de toetsingscriteria voor de belangenafweging tussen de houder van een bekend merk en een derde die een daarmee overeenstemmend teken reeds gebruikte voordat het bekende merk werk geregistreerd. Het gaat om de volgende criteria:
(1.) Bepaald moet worden in hoeverre het eerder gebruikte teken (The Bulldog) is ingeburgerd en welke reputatie het geniet bij het relevante publiek;
(2.) Nagegaan moet worden wat het oogmerk van het gebruik van dit teken (The Bulldog) door de derde is en of dat gebruik als te goeder trouw is te kwalificeren. Voor de beoordeling van gebruikte goede trouw moet volgens het HvJEU rekening worden gehouden met:
(2.a.) de mate waarin de producten waarvoor het (eerder gebruikte) teken (The Bulldog) is gebruikt en de producten waarvoor het bekende merk is ingeschreven gerelateerd zijn;
(2.b.) het tijdstip van eerste gebruik van het teken (The Bulldog) voor dezelfde producten als het bekende merk (Red Bull);
(2.c.) het tijdstip van verwerving van bekendheid van het bekende merk (Red Bull).
(3.) De economische en commerciële relevantie van het gebruik van het teken (de Bulldog) voor de producten waarvoor het bekende merk (Red Bull) is ingeschreven.
Het is aan de nationale (feiten) rechter om deze criteria te toetsen. Tenslotte geeft het HvJEU nog wel twee handreikingen voor de toepassing van de toetsingscriteria in het onderhavige geval.
Allereerst zegt het HVJEU dat wanneer een teken (The Bulldog) voordat het bekende merk (Red Bull) gedeponeerd is al gebruikt is voor producten die in verband kunnen worden gebracht met de producten waarvoor het merk is ingeschreven, het gebruik van het teken ook voor de producten van het bekende merk als het ware een natuurlijke uitbreiding vormt voor het assortiment van producten waarvoor het teken al een zekere reputatie geniet bij het publiek. In casu werd het teken The Bulldog reeds eerder gebruikt voor horecawaren en -diensten waaronder de verkoop van dranken. De latere verkoop van energiedrankjes onder de naam The Bulldog kan in dat licht – aldus het HvJEU – worden gezien als daadwerkelijke uitbreiding van het assortiment van de producten die The Bulldog aanbiedt en niet als een poging om voordeel te trekken uit de reputatie van het merk Red Bull. Die indruk wordt versterkt als reeds energiedrankjes onder de naam The Bulldog werden verkocht voordat Red Bull een bekend merk werd. Dit staat echter niet vast en moet dus nog nader worden onderzocht.
Ten tweede overweegt het HvJEU in het licht van de onderhavige casus, dat hoe sterker de reputatie van het teken (The Bulldog) in relatie tot een bepaald assortiment producten is voordat het bekende merk (Red Bull), waarmee het teken overeenstemt is gedeponeerd, des te meer is het gebruik van het teken (The Bulldog) commercieel noodzakelijk voor de verhandeling van dezelfde producten als waarvoor het bekende merk (Redbull) is ingeschreven. En dit geldt in het bijzonder als de producten van het bekende merk naar hun aard geassocieerd worden met de producten waarvoor het teken eerder is gebruikt.
Tot zover de handleiding van het HvJEU voor de toetsing door de nationale rechter of er in het onderhavige geval sprake is van een geldige reden voor The Bulldog om haar naam te gebruiken voor energiedrankjes. Het woord is dus nu aan de Nederlandse feitenrechter. Op grond van de gegeven criteria en de nadere toelichting daarop van het HvJEU acht ik niet onaannemelijk dat The Bulldog energiedrankjes onder die naam zal kunnen blijven verkopen. Mogelijk zal nog een relevant feitenpunt zijn of de Bulldog kan bewijzen dat zij haar naam reeds voor energiedrankjes gebruikte voordat Red Bull een bekend merk werd. Uit de overwegingen van het HVJEU valt echter op te maken dat dit niet noodzakelijkerwijs het geval hoeft te zijn. Evengoed is denkbaar dat de Nederlandse rechter op grond van enkel het eerdere gebruik van de Bulldog voor horecawaren en – diensten, waaronder het schenken van dranken, al tot de conclusie komt dat de uitbreiding van het assortiment producten naar energiedrankjes logischerwijs daaruit voortvloeit en een geldige reden oplevert voor The Bulldog om onder die naam energiedrankjes te verkopen. Dat zij zodoende voordeel trekt uit de bekendheid van het merk Red Bull is dan niet een merkinbreuk omdat er die geldige reden aanwezig is. Zodra de Nederlandse feitenrechter zich hierover heeft uitgesproken zullen we daar op deze kennispagina over berichten.
KB 276/339/391
KB339: het doel van de Europese Harmonisatierichtlijn merkenrecht die het materiële merkenrecht van de Europese lidstaten beheerst, in het algemeen is om het belang van de merkhouder om de wezenlijke functie van zijn merk te handhaven af te wegen tegen het belang van de andere marktdeelnemers om te beschikken over tekens om hun waren en diensten aan te duiden.[1] De bescherming die de richtlijn geeft, is zeker niet beperkt tot de herkomstfunctie.