Philips bezit een Italiaans en Nederlands octrooi met betrekking tot een nieuw type scheerapparaat. In Italië brengt haar licentienemer Rasoio de scheerapparaten in het verkeer. In Frankrijk bezit Makron een nationaal Frans octrooi met betrekking tot dezelfde scheerapparaten. Makron is juridisch en economisch geheel onafhankelijk van Philips. Vorige week is Philips geconfronteerd met invoer in Nederland door Terpstra van drie partijen van de bewuste scheerapparaten: partij A heeft Terpstra bij Rasoio in Italië gekocht, partij B bij Makron in Frankrijk en partij C bij Shenzen in China. Philips wil zich tegen de invoer door Terpstra van zowel partij A, B en C verzetten en komt bij u om advies.

(10) Vraag 7: Wat zou u haar adviseren?

  • Octrooirecht is ten aanzien van partij A uitgeput: in EER met toestemming (vanwege economisch/juridische verbondenheid) van Philips in het verkeer gebracht;
  • Octrooirecht is ten aanzien van partij B niet uitgeput: weliswaar in EER in het verkeer gebracht maar niet met toestemming van Philips;
  • Octrooirecht is ten aanzien van partij C niet uitgeput: niet met toestemming van Philips in de EER in het verkeer gebracht.

GV: Op basis van haar octrooien heeft Philips (en haar licentiehouders) het uitsluitend recht om het voortbrengsel (het scheerapparaat) in het verkeer te brengen in Nederland en Italië. De octrooien zien niet op algehele bescherming in de EU.

In geval Terpstra de partijen scheerapparaten in Nederland invoert om deze in voorraad te houden zonder het oogmerk deze aan te bieden op de Nederlandse markt is geen sprake van een inbreuk (art. 53 lid 1 onder a. ROW).

In geval Terpstra de scheerapparaten wel in Nederland wil aanbieden, zijn de volgende gevallen te onderscheiden:

  • De Italiaanse partij is door Philips’ licentiehouder rechtmatig in het EU-verkeer gebracht waarmee het octrooi is uitgeput, er is geen sprake van een inbreuk;
  • De Franse partij is door Makron geproduceerd onder het Franse octrooi en daarmee rechtmatig in het EU-verkeer gebracht; het Philips-octrooi heeft geen betrekking op deze apparaten zodat geen sprake van een inbreuk;
  • De Chinese partij is volgens de casus niet geproduceerd onder enig EU-octrooi zodat het op de markt aanbieden in Nederland een inbreuk oplevert o.g.v. art. 53 lid 1 onder a. ROW.

Advies: optreden tegen het op de markt brengen van de Chinese partij.