III. Nestlé is houder van het Uniemerk Calvé ingeschreven voor pindakaas. Het Uniemerk wordt alleen in Nederland gebruikt en is aldaar zeer bekend. Sinds vorige week wordt Nestlé geconfronteerd met gebruik van het identieke teken door Siemens voor software in Duitsland.
(10) Vraag 3: Nestlé wil tegen deze handelwijze van Siemens optreden. Wat zou u haar adviseren?
Evt. optreden dient te geschieden onder art. 9 lid 2 onder c UMVo (niet soortgelijke waren). Maar is die vordering kansrijk? Waarschijnlijk niet: (i) is gebruik in slechts één lidstaat voldoende instandhoudend gebruik? Dat is volgens HvJ Onel/Omel (normaal gebruik van een Uniemerk veronderstelt gebruik op een groter grondgebied dan een enkele lidstaat, behoudens bijzondere omstandigheden m.b.t. de marktsituatie van product of dienst) niet uitgesloten, maar in dit geval nog lang niet zeker. Dat betekent dat (Siemens) het verval van het Uniemerk ex art. 58 lid 1 sub a UMVo waarschijnlijk met succes kan inroepen; (ii) bovendien zal moeten worden bezien of zich een van de schadefactoren in de zin van art. 9 lid 2 onder c UMVo voordoet. Dat is gezien HvJ Iron & Smith/Unilever niet heel waarschijnlijk (in internationale situatie is er een commercieel niet te verwaarlozen deel van het publiek dat teken in verband brengt met het bekende uniemerk…; r.o. 30, vgl Pago: gebruik Uniemerk in nationale situatie: enkele feit dat het Uniemerk alleen nationaal (i.c. Oostenrijk) bekend is in Oostenrijk maakt dat het merk bekend is in een aanzienlijk dele van de Unie zodat je kunt optreden). Advies: vordering is niet heel kansrijk.