Hoffmann B.V. heeft voor een zalf waarmee eczeem kan worden genezen op 1 maart 2017 een Europese octrooiaanvrage ingediend. Dit product is een doorbraak in de bestrijding van deze vervelende kwaal want een dergelijk product bestond niet. De aanvrage wordt op 15 juli 2018 gepubliceerd en het octrooi wordt op 1 maart 2019 verleend. Roche B.V. komt op 1 januari 2019 met een zalf op de markt waarmee eczeem kan worden genezen. In de inbreukprocedure kan Roche bewijzen dat zij op 1 januari 2017 in haar fabriek in Geleen de zalf al heeft geproduceerd.
(6) Vraag 8a: Stel nu dat de zalf van Roche onder de beschermingsomvang van het octrooi van Hoffmann valt, heeft Hoffmann dan na octrooiverlening recht op een verbod op verdere verhandeling van de zalf?
Nee, want Roche heeft recht van voorgebruik. art. 55 ROW (de voorbereidingen voor toepassing van de werkwijze waren begonnen).
(vervolg)
Stel dat Roche niet kan bewijzen dat zij op 1 januari 2017 in haar fabriek in Geleen de zalf al heeft geproduceerd. Roche is echter niet voor een gat te vangen en voert in de inbreukprocedure ook als verweer aan dat zij de basisstoffen van de zalf van een licentienemer van Hoffmann in Frankrijk betrekt en Hoffmann haar dus niet kan verbieden de zalf te produceren.
(5) Vraag 8b: Is dit verweer juist?
Nee, het feit dat de basisstoffen van de octrooihouder afkomstig zijn, geeft de inbreukmaker nog niet het recht de werkwijze toe te passen. Geen uitputting (art. 53 ROW).
(vervolg)
De werkwijze waarvoor Hoffmann octrooi heeft aangevraagd, is uitgevonden door de laboratorium medewerker van Hoffmann, de heer A. Bakker, die door de directie van Hoffmann speciaal op het eczeem-project is gezet. Hij stelt dat in zijn beloning niet is verdisconteerd een vergoeding wegens gemis aan octrooi. Hij vordert van zijn werkgever Hoffmann 5% royalty per verkochte tube. Deze vergoeding is volgens Bakker niet meer dan billijk nu Hoffmann gigantische winsten maakt met de zalf. Hoffmann wil hier niets van weten en Bakker stapt naar de rechter.
(5) Vraag 8c: Zal de rechter zijn vordering toewijzen?
Zeer twijfelachtig, want ex 12 lid 6 ROW is een gratificatie-achtige vergoeding reëel en geldelijk belang vinding dient niet als uitgangspunt te gelden; HR Van Ginneken/Hupkens (commerciële waarde van octrooi kan niet als grondslag dienen voor een billijke vergoeding).