(10) Vraag 8: Wat voor een soort merk is het rode zool merk van Louboutin en welke gevolgen zou de inwerkingtreding van het nieuwe BVIE (per 1 maart 2019) mogelijk kunnen hebben voor de geldigheid van het rode zool merk?
In ieder geval geen vormmerk (en waarschijnlijk een kleurmerk) en mogelijk nietigheid vanwege uitbreiding van wezenlijke waarde beperking tot alle merken welke uitbreiding mogelijk terugwerkende kracht heeft (zie college 19 september 2018 slides 33 t/m 48).
GV: (TLG) De Voorzieningenrechter oordeelt dat de rode zool van Louboutin als merk zowel elementen van een kleur- als een vormmerk bevat. Het merk kan niet los gezien worden van de waar, waarbij bovendien geldt dat het zoolmerk is ingeburgerd en in ieder geval daardoor onderscheidend vermogen heeft verkregen. Dat niet te verwachten is dat potentiële kopers zich zullen vergissen. omdat de schoenen van Louboutin slechts bij een beperkt aantal exclusieve winkels verkrijgbaar zijn voor een prijs die niet vergelijkbaar is met die van de schoenen van Van Haren, doet niet af aan verwarringsgevaar, nu er ook sprake kan zijn van “post-sale confusion”. De Voorzieningenrechter komt daarom tot het voorlopig oordeel dat sprake is van inbreuk op het zoolmerk van Louboutin.
PG: Reikwijdte uitsluitingsgronden sinds 1 maart 2019 vergroot: Art. 2.2bis lid 1 sub e BVIE: geweigerd of nietig verklaard worden “tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm die, of een ander kenmerk dat, een … Heel kort door de bocht: vormen die franje hebben stranden niet op grond van aard of techniek (de eerste twee gedachtestreepjes), maar die franje doet de vorm waarschijnlijk de das om omdat de vorm dan de wezenlijke waarde van de waar uitmaakt.
GV: De kenmerkende rode zool van Louboution valt dus niet langer te registreren in nieuwe BVIE!
NB: (Siedsma) Het BVIE is aangepast aan de Merkenrichtlijn 2015. Het BVIE is op een aantal belangrijke punten gewijzigd. Zo komt het vereiste van de grafische voorstelling van een merk te vervallen waardoor bijvoorbeeld klankmerken door middel van een MP3-bestand kunnen worden gedeponeerd. Daarnaast worden uitsluitingsgronden uitgebreid en geharmoniseerd met “andere kenmerken van waren”. De huidige wetgeving sluit registratie als merk uit voor driedimensionale vormen in het geval dat de vorm
- wordt bepaald door de aard van de waar, of
- noodzakelijk is om een technisch resultaat te verkrijgen, of
- een wezenlijke waarde aan de waar geeft.
De nieuwe wetgeving sluit niet alleen voornoemde vormen uit voor registratie, maar ook andere kenmerken van waren in het geval deze inherent zijn aan de waar. Voorbeeld: kleur of geur. Ook wordt in het gewijzigde BVIE opgenomen dat de waren en diensten waarvoor bescherming wordt gevraagd voldoende duidelijk en nauwkeurig worden opschreven, zodat de bevoegde autoriteiten en de marktdeelnemers alleen op basis daarvan de omvang van de gevraagde bescherming kunnen bepalen. Ook wordt een regeling voor inschrijving van certificeringsmerken ingevoerd. Dit zijn merken die aangeven dat de houder garandeert dat de producten of diensten aan bepaalde kenmerken voldoen.